DAÑOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CON
ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO DE MARCA.
Sumario:
1.
CONSIDERACIONES GENERALES. LAS ACCIONES EN
DEFENSA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
2.
MOMENTO EN QUE SE ADQUIERE EL DERECHO DE MARCA, O EN EL QUE COMIENZA LA PROTECCIÓN.
2.1. La regla general.
2.2.
Las excepciones.
2.2.1. Las marcas «notoriamente conocidas».
2.2.2. Los supuestos del art. 38 LM.
3. LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y
PERJUICIOS (I): EL CRITERIO DE IMPUTACION.
4. LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y
PERJUICIOS (II): CONCEPTOS
INDEMNIZATORIOS Y CÁLCULO Y PRUEBA DE LA INDEMNIZACIÓN.
4.1.
Consideraciones generales.
4.2. La indemnización por ganancias dejadas de obtener
(lucro cesante). Las alternativas del
art. 43.2 de la LM.
4.2.1. El sistema indemnizatorio del triple cómputo (dreifache Schadensberechnung).
4.2.2. Valoración crítica del sistema del triple
cómputo: indemnización de daños, daños punitivos y enriquecimiento injusto.
4.3. Las bases para la fijación de la cuantía
indemnizatoria. La prueba de los daños y la remisión a la fase de ejecución de
sentencia. Doctrina jurisprudencial.
4.4. La presunción de daños y perjuicios del art. 43.4
LM.
5. LAS «INDEMNIZACIONES COERCITIVAS».
6. OTROS DAÑOS INDEMNIZABLES: LOS DAÑOS MORALES.
7. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y
LIMITE TEMPORAL DE LOS DAÑOS INDEMNIZABLES.
8.
LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA ACCION DE NULIDAD DE MARCA.
9.
ELEMENTOS PROCESALES.
9.1. Consideraciones
generales.
9.2. Legitimación.
9.2.1. Legitimación activa.
9.2.2. Legitimación pasiva.
9.3. Competencia judicial.
9.4. Procedimiento
aplicable.
9.5. Recursos.
BIBLIOGRAFIA.
I. CONSIDERACIONES GENERALES. LAS ACCIONES EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
El presente estudio tiene por objeto
el examen de la acción de indemnización por daños y perjuicios causados al
derecho de marca. Una acción que se engloba dentro del régimen general de la
defensa a los derechos inmateriales exclusivos, y más en concreto a los que integran
la llamada propiedad industrial, en la que cabe incluir, además de las marcas y
nombres comerciales[1], los siguientes derechos:
·
Las patentes de invención y los modelos de utilidad[2],
·
Los modelos o dibujos industriales[3],
·
Las obtenciones vegetales[4]
·
La topografía de los productos semiconductores[5].
·
Los rótulos de establecimiento[6],
·
También cabría incluir aquí a las denominaciones de origen, reguladas en los
artículos 79 a 82 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, por la que se aprueba
el Estatuto del Vino, las Viñas y los Alcoholes[7],
aunque con referencia exclusiva a las denominaciones de los vinos. Las de los
alimentos se sujetan al Real Decreto 1573/1985, de 1 de agosto, por el que se
regulan las denominaciones de origen genéricas y específicas de productos
alimentarios[8].
Se trata de una normativa precisada de una profunda
revisión, y desplazada en su mayor parte, atendida la vigencia del principio
comunitario de libre circulación de mercancías, por el Reglamento 2081/1992 del
Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y
alimenticios[9], y el Reglamento 823/1987
del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se establecen disposiciones
específicas relativas a los vinos de calidad producidos en regiones
determinadas[10]; ambos Reglamentos han
sido sucesivamente modificados. Sin embargo, en ninguna de estas normas existen
reglas específicas sobre responsabilidad civil por infracción de los derechos
derivados de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas
(p.ej., utilización de unas u otras para productos no amparados por las
mismas), lo que significa que serán de aplicación las reglas generales del
Código Civil o, en su caso, las específicas del régimen normativo a cuyo amparo
se persiga la infracción (p. ej., Ley de Marcas o Ley de Competencia Desleal).
·
Igualmente afecta a la propiedad industrial, si bien de forma más tangencial,
las normas sobre defensa de la competencia y sobre competencia desleal.
La primera está regulada por la Ley 19/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia (LDC)[11],
cuyo art. 13.1 aclara que las sanciones impuestas en aplicación de la LCD se
entienden “sin perjuicio de otras responsabilidades que en cada caso procedan”[12]. La
responsabilidad civil derivada de los ilícitos antitruts podrá exigirse por los perjudicados una vez firme la
declaración en vía administrativa y, en su caso, judicial. Con todo, la LDC no
introduce novedades en el régimen de esa responsabilidad, que se rige, tanto en
su aspecto procesal como material, por “las leyes civiles” (art. 13.2 LDC)[13].
En cuanto a la competencia desleal,
la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD)[14],
derogó expresamente los artículos 87 a 89 LM, que durante un breve periodo de
tiempo, aunque de modo notoriamente insuficiente, disciplinaron esta materia[15].
La legitimación para emprender
una acción contra actos de competencia desleal corresponde a cualquier persona
que participe en el mercado cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados
o amenazados por dicho acto, aunque “la acción de enriquecimiento injusto sólo
podrá ser ejercitada por el titular de la posición jurídica violada” (art. 19.1
II LCD). Del mismo modo, la acción de
enriquecimiento injusto sólo podrá dirigirse contra el beneficiario del enriquecimiento
(art. 20.1 LCD). Respecto de las acciones de resarcimiento de daños y de
enriquecimiento injusto que tengan su causa en un acto de competencia desleal
realizado por trabajadores u otros colaboradores, “se estará a lo dispuesto por
el Derecho civil” (art. 20.2 LCD). En lo tocante a la prescripción, el artículo
21 LCD dispone que las acciones de competencia desleal prescriben por el
transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el
legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia
desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento
de la realización del acto.
Volviendo nuevamente a las marcas, siguiendo las pautas de la Ley de 1988, que siguió
a su vez las de la Ley de Patentes de 1986, la vigente Ley de Marcas otorga al
titular de una marca una serie de acciones en defensa de su derecho, que se
expresan con carácter general en el art. 40 LM (Posibilidad de ejercitar
acciones civiles y penales):
«El titular de una marca
registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones
civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir
las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la
sumisión a arbitraje, si fuere posible».
De forma más específica, el art.
41.1 LM, enumera las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la
marca cuyo derecho ha sido lesionado por un tercero:
a) La
cesación de los actos que violen su derecho.
b) La
indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
c) La
adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en
particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes,
envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que
se haya materializado la violación del derecho de marca;
d) La
destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del
actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados
con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del
producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o
la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al
infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso
apreciadas por el Tribunal.
El número 1 del precepto coincide
con el texto del art. 36 de la anterior Ley de Marcas, con la salvedad de la
incorporación de la previsión de la letra d), que contempla la posibilidad, que se deja a la voluntad del
demandante, de la destrucción o cesión con fines humanitarios
de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión
del infractor. Se trata de una alternativa que ya venían contemplando a
solicitud del actor, preferentemente entregando los productos ilícitamente
marcados a entidades de beneficencia[16].
También
se ha suprimido la exigencia de la letra e) de la LM de 1988, respecto de la
publicación de la sentencia, de que así lo dispusiera ésta expresamente. La
supresión se debe seguramente a lo obvio de tal circunstancia.
En
definitiva, las acciones en defensa del derecho de marca se concretan en la de cesación, la indemnización de daños y perjuicios y
la adopción de medidas cautelares. También puede solicitar el actor «La
publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y
notificaciones a las personas interesadas» (art. 41.1.e)[17]. A todas
estas acciones son aplicables, en sus aspectos procesales, las disposiciones
del Capítulo III del Título XIII LPat (algunos de cuyos preceptos han sido
derogados por la LEC 2000, según veremos [infra,
aptdo. ___]), por la remisión que hace a dicho título la disp. adic. 1ª de
la Ley de Marcas.
El objeto del presente estudio lo constituye la acción de indemnización
de daños. Sobre las medidas cautelares tan sólo quiero destacar que el artículo 134.3ª LP permite la adopción con
carácter cautelar de la medida de “afianzamiento de la eventual indemnización
de daños y perjuicios” a que pudiera ser condenado el infractor de la patente
(o marca), y que el artículo 137.4 LP aclara que la fianza puede consistir en
un aval bancario, aunque no están admitidas las fianzas personales.
2. MOMENTO EN QUE SE ADQUIERE EL DERECHO
DE MARCA, O EN EL QUE COMIENZA LA PROTECCIÓN.
2.1. La
regla general.
En lo fundamental, la protección del
derecho de marca y las acciones dirigidas a su defensa, particularmente la de
indemnización de daños y perjuicios, se sustentan en el público conocimiento de
la existencia del derecho, lo que se obtiene bien a través de la inscripción de
la concesión de la marca en el Registro de Marcas, bien, según veremos, en el
carácter notorio o renombrado de aquélla. La publicidad del derecho implica, en
principio la ausencia de buena fe del infractor; o lo que es lo mismo, su
conocimiento de que está utilizando una marca cuyo uso exclusivo corresponde a
otro. Por ello la regla general es que el derecho de utilización exclusiva de
la marca nace en el momento en el que se registra su concesión, que es cuando
se hace pública. Así lo dispone el art. 34.1 LM 2001, a cuyo tenor «El
registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en
el tráfico económico». A partir de dicho momento, el titular de la marca
registrada podrá prohibir a los terceros su utilización no autorizada en el tráfico
económico en los términos del art. 34.2 LM 2001 («El derecho conferido por el
registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la
publicación de su concesión» [art. 38.1 LM]).
2.2. Las excepciones.
No
obstante, la propia Ley de Marcas señala ciertas excepciones a esta regla.
2.2.1. Las
marcas «notoriamente conocidas».
La primera y más significada, y que representa una
novedad de la LM 2001, la constituyen las marcas «notoriamente conocidas» en
España (y, evidentemente, no registradas) en el sentido del artículo 6 bis del
Convenio de París, y a salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2 del
propio art. 34[18] (art. 34.5 LM 2001)[19], a
las que se dispensa idéntica protección que a las marcas registradas.
Adviértase
que el art. 34.5 LM habla de marcas «notoriamente conocidas», con lo que parece
referirse exclusivamente a las marcas notorias. Sin embargo, no es dudoso que
dentro de esta expresión han de considerarse incluidas tanto las marcas
notorias como las renombradas, habida cuenta de que el alcance del conocimiento
público de estas últimas es más amplio que el de las primeras. Así lo expresa
con claridad la definición legal de ambos tipos de marcas, contenida en los números
2 y 3 del art. 8 LM 2001[20]:
«2. A
los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los
que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su
uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa,
sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se
destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o
nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los
requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o
actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de
conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente
del público o en otros sectores relacionados.
3.
Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se
considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se
extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades».
Encontramos
un buen ejemplo de protección de marca notoria en la STS de 17 noviembre 1999 (RJ 8613) (caso «Productos Artesanos La
Ermita»).
Las partes en el proceso concertaron un contrato de
arrendamiento de industria o empresa por un plazo de un año por el que, entre
otras, se confería a los arrendatarios en cuanto tales la facultad de usar la
denominación comercial «Productos Artesanos La Ermita», bajo la cual había
venido actuando en el tráfico el arrendador desde 1985, para distinguir en el
mercado local sus artículos artesanos de pastelería y confitería artesanal. El
arrendador no tenía registrada la citada marca. A punto de finalizar el
arrendamiento de empresa, los arrendatarios solicitaron en la OEPM la
inscripción a su nombre de la referida denominación como marca para distinguir
los productos señalados («Mantecados La Ermita» y «Chocolates La Ermita»). Una
vez finalizado el arrendamiento, el arrendador demandó a los arrendatarios, que
siguieron comercializando los mismos productos bajo la misma mención, al amparo
de la titularidad que ostentaban sobre su registro como marca.
La demanda fue desestimada en primera instancia, pero
estimada por la Audiencia. El demandado interpuso recurso de casación, que fue
desestimado por el TS, atendiendo a las siguientes consideraciones:
«… la regla general es que el derecho sobre la marca se
adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las
disposiciones de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en su art. 3.1,
pero no es menos cierto, que los apartados 2 y 3 suponen claras excepciones a
tal principio. Así, cuando otorgan al usuario de una marca notoriamente conocida en España no inscrita, el ejercicio de
la acción de nulidad de la marca inscrita para productos idénticos o similares
y que pueda crear confusión con la marca notoria (art. 3.2). / Sin la exigencia
de notoriedad, si el «registro de marca ha sido solicitado con fraude de los
derechos de un tercero, o con violación de una obligación legal o contractual,
la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que
ejercite la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de concesión
o en el plazo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de dicha
concesión» (art. 3.3). Tal acontece en los hechos probados, que no sólo suponen
la solicitud de una marca con fraude a los derechos de su titular extrarregistral,
sino que han supuesto con tal conducta una clara conculcación a los derechos
legales y contractuales del arrendador».
En lo atinente a los daños y perjuicios, el recurrente
alegaba que la indemnización prevista en el art. 34 de la antigua Ley de Marcas
(art. 38 LM 2001), se condiciona a la concesión de la titularidad de la marca
al solicitante lo que –se decía- no concurre en el actor que carece de «legitimatio ad causam» para el ejercicio
de tal acción. El TS rechazó la alegación, considerando que al haberse
reconocido el derecho del actor a la titularidad de la marca, tal legitimidad
se extiende a la solicitud de indemnización de daños y perjuicios[21].
De igual modo, y sobre
protección de marcas renombradas ya inscritas, la STS de 19 mayo 1993 (RJ 3804) (Caso “Bayleis”), declaró que
«… la marca inscrita (Bayleis) es de notorio
conocimiento y difusión en el mercado, se trata de un producto muy
comercializado, y que, según la doctrina y la jurisprudencia más reciente, merece
una especial protección, ya que su posible imitación resultaría más rentable
económicamente para el infractor, que viene a aprovecharse en mayor medida del
esfuerzo comercial del primitivo titular, el cual está amparado por un
auténtico derecho de exclusividad en el uso. Esta calificación de marca notoria o de renombre, reconocida
en la sentencia impugnada, aparece especialmente protegida en la nueva Ley
32/1988, de 10 noviembre, pues mientras que la inscripción registral ha pasado
a ser el único o preeminente medio de adquisición de la marca, en
contraposición de lo que disponía el antiguo art. 14 del Estatuto [S. 8-3-1991
(RJ 1991\2202)], para la marca notoria se
mantiene la tutela del usuario extrarregistral en el núm. 2.º del art. 3.º
de la citada Ley; precepto que refuerza, con mucha más razón, la protección de la marca notoria inscrita.
Y la STS de 6 marzo 1995 (RJ
1995\2147) (Caso “Johnson Tacto”):
Resulta probada la titularidad a favor de la actora «SC
Johnson and Son Inc.» de la marca «Johnson Tacto», con prioridad desde el 23 de
marzo de 1973, y la solicitud del registro por el ahora recurrente de la marca
«Tacto de Lázaro», número 1031385, en 9 de marzo de 1983 como derivada de la
número 908038, concedida en 20 de octubre de 1983 y publicada el día 1 de enero
de 1984, la declaración de mala fe en
la solicitud de registro de la marca 1031385 por el demandado recurrente no
resulta desvirtuada ni puede calificarse de ilógica o absurda atendidos esos
hechos, teniendo en cuenta que «SC Jonson and Son Inc.» venía utilizando
la marca registrada a su favor para distinguir sus productos desde el año 1973,
lo que no podía desconocer el demandado pues, como dijo la Sentencia de esta
Sala de 28 noviembre 1988 (RJ 1988\8719) que puso fin al litigio entre las
mismas partes ahora contendientes sobre la nulidad de las marcas denominativas
«Taktus» y «Tacto de Lázaro», «la palabra
Tacto, ...ha adquirido una cierta notoriedad o difusión en el mercado al ir
acompañada de la marca de empresa notoria Johnson».
2.2.2. Los
supuestos del art. 38 LM.
A un
nivel inferior de protección se encuentran los supuestos contemplados en el
art. 38 LM, que se refiere a la protección provisional de las marcas, desde el
momento en que se solicita su concesión y en el de la publicación de su
inscripción (en sentido prácticamente idéntico se expresa el art. 59 de la
arts. La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y modelos de utilidad[LPat.])[22]. Esa
protección provisional se dispensa en los siguientes casos:
a)
Por la publicación de la solicitud de
registro de marca.
b) Incluso antes de la publicación de la solicitud, en
los casos y respecto de las personas a quienes se hubiera notificado la presentación
y el contenido de ésta» (art. 38.2 LM). Esto es una novedad de la LM 2001,
que se encuentra justificada por el hecho evidente de que aquí faltaría la
buena fe en el tercero.
En ambas hipótesis la protección consiste «en el
derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias,
si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de
publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría
prohibido» (art. 38.1)[23]. El precepto
no aclara si la indemnización “razonable y adecuada a las circunstancias” se
rige en todos sus extremos (determinación de la indemnización, plazo para su
reclamación...) por las mismas reglas que se aplican a los daños causados a las
marcas ya concedidas o si por el contrario se someten a un régimen diferente.
Parece que con carácter general, y a salvo de las debidas adaptaciones, la
primera opción es la más plausible.
El derecho conferido por el Registro
y, en consecuencia, la protección de la marca frente a terceros se retrotrae al
momento en el que se publica su concesión en el BOPM (art. 38.1 LM 2001) (de
forma similar a lo que ocurre con la protección del Registro de la Propiedad Inmobiliaria,
que lo es a partir del momento en el que se anota el título en el asiento de
presentación).
Podría
pensarse que durante el tiempo que media entre la publicación de la solicitud y
la publicación de la concesión, el solicitante de la marca puede ejercitar la
acción de reclamación de los daños y perjuicios a que se refiere el art. 38.1
(pero no otra). Pero resulta que, según el número 4 de este mismo art. 38
(novedad de la LM 2001), «La protección provisional prevista en este artículo
sólo podrá reclamarse después de la
publicación de la concesión del registro de la marca».
Con lo cual, lo que en realidad está haciendo este precepto no es proteger al
solicitante durante el periodo señalado, sino facultarle para, una vez
publicada la concesión, reclamar los daños y perjuicios que le haya podido
causar un tercero como consecuencia del uso no autorizado de la marca
solicitada durante el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud
y el de la publicación de la concesión de la marca.
Esta previsión proviene de la STS de 10 noviembre 1999 (RJ
8056), según la cual de lo que se trata con tal medida es evitar
«incertidumbres que originarían peticiones, supeditadas a la ocurrencia de un
suceso, durante el curso del juicio o sentencias sujetas al cumplimiento de
condiciones de futuro»:
«El núcleo del debate se centra en la interpretación
del artículo 34.1 [actual art. 38 LM] para la determinación del alcance de la
«protección provisional» que se dispensa a la marca desde la solicitud de su
registro. Consiste esta protección «en
el derecho a una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias,
exigibles de cualquier tercero que entre aquella fecha y la fecha de publicación
de la concesión hubiera llevado a cabo un uso de la marca que después de ese
periodo quedaría prohibido». La Sentencia recurrida considera que «la
protección se concede a partir de la fecha de la publicación de la solicitud» y
hace abstracción de la fecha de publicación de la concesión, quizá,
entendiendo, que estamos en presencia de una especie de tutela anticipada. Sin
embargo, la inteligencia del precepto, no permite tal pauta hermenéutica, ya
que la indemnización a que se refiere exige para su cálculo un «dies ad quo»
(fecha de publicación de la solicitud de registro) y un «dies ad quem» (fecha
de publicación de la concesión) que se oponen a una interpretación meramente
cautelar del precepto. A esta solución se llega, no obstante el contenido de la
STS de 20 de julio de 1999 (RJ 5053), dado que la generalización a que obliga
el estudio del precepto conduce a la misma. Resulta, en consecuencia, más
acorde con el Texto Legal la interpretación del Juez de Primera Instancia: «Tal
protección provisional depende de la ulterior concesión, por lo que en buena
lógica el ejercicio de la acción indemnizatoria ha de posponerse en el tiempo a
la concesión de la marca, tal y como deriva de lo dispuesto en el artículo 34.2
de la Ley de Marcas, conforme al cual se entiende que la solicitud de registro
de marca no ha tenido nunca los efectos previstos en el apartado anterior
cuando hubiera sido o se considere retirada o cuando hubiese sido denegada en
virtud de una resolución firme». La circunstancia de haberse concedido, durante
la tramitación del pleito, el registro de la marca (dos años después de la
interposición de la demanda), carece de relieve, a los efectos de una recta
interpretación que debe contemplar la generalidad de los casos, sin propiciar
las incertidumbres que originarían peticiones, supeditadas a la ocurrencia de
un suceso, durante el curso del juicio o sentencias sujetas al cumplimiento de
condiciones de futuro».
Esta protección provisional tiene
también su reflejo jurisprudencial en la STS
de 20 julio 1999 (RJ 5053), en un caso en el que la demandante había
expresado en la demanda que «podría haber optado por esperar a la confirmación
registral de la inscripción de su marca, pero ante el perjuicio que viene
sufriendo en su imagen y en sus ventas, se ha visto obligada a acogerse a lo
establecido en el artículo 34 LM (que se corresponde con el actual art. 38 LM).
La demanda fue estimada en ambas instancias. En el
recurso de casación, la demandada alegaba transgresión del artículo 34 de la Ley de Marcas,
denunciando que «la sentencia de apelación ha anticipado una condena que
posteriormente puede devenir injusta, bien porque el actor no consiga la
titularidad de la marca pretendida o, adquiriéndola, los demandados también
obtengan la titularidad registral por entenderse, en vía administrativa o
contencioso-administrativa, que ambas marcas pueden coexistir». El Tribunal
Supremo desestima el recurso en la consideración de que « el precepto referido pretende el
resarcimiento de los perjuicios que los imitadores puedan ocasionar al
solicitante de una marca hasta la consecución por éste de la titularidad de la
misma, mediante la protección provisional que la reclamación del registro de
aquélla confiere a su titular, a partir de la fecha de su publicación, y
frente a terceros que la usen indebidamente, y, en el supuesto del debate,
concurren los presupuestos para la efectividad de la regla legal (…)./. Por
demás, las expectativas referidas por la recurrente, a conseguir por cauce
administrativo o contencioso-administrativo, no hacen mella a la resolución
traída a casación por tratarse de cuestiones de futuro ajenas a este litigio».
Habida
cuenta de la provisionalidad de la situación, el art. 38.3 LM declara la
carencia de los efectos expresados cuando la solicitud «hubiere sido o se
hubiere tenido por desistida, o cuando hubiese sido denegada en virtud de una
resolución firme». Este precepto alude tan sólo a los efectos de su número 1,
pero no se ven las razones por las que no sea aplicable a los de su núm. 2.
¿Qué
criterios se utilizan para el cálculo de la indemnización en estos casos? Como
queda dicho, parece que tales criterios deben ser idénticos a los utilizables
en los casos de daños a las marcas ya registradas, y que examinaremos en los
apartados que siguen.
3. LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS (I): EL
CRITERIO DE IMPUTACIÓN.
La pretensión de indemnización de
daños y perjuicios está recogida de forma genérica en el art. 42 LM (Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios). Según su número
uno:
«Quienes, sin consentimiento del titular de la marca,
realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3,
así como los responsables de la primera comercialización de los productos o
servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados».
Se trata de una norma que no
contemplaba la antigua Ley de Marcas (que sólo preveía las hipótesis de
responsabilidad por comunicación o en caso de culpa o negligencia [art. 37]) y
que introduce un criterio objetivo de imputación de responsabilidad en materia
de violación de derecho de marcas[24], que
existe ya en la legislación sobre patentes (art. 64.1 LP)[25] y que
parece haber seguido el legislador en la Ley de Marcas.
Por su parte, el art. 42.2 LM dispone lo siguiente:
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la
marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios
causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca
o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia
de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el
requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere
mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada».
Coincide con el art. 37 de la
anterior LM, con la única salvedad de la alusión a la «persona legitimada para
ejercitar la acción» y la referencia a la marca notoria o renombrada.
Parece establecer, pues, la Ley, un
doble criterio de imputación, aunque, como veremos, esta cuestión no está
clara. El primer criterio es de carácter
objetivo, y funciona para los siguientes casos:
(i) Violación del derecho de
marca por algunos de los actos contemplados en las letras a) y f) del art. 34.3
LM, realizados «sin el consentimiento del titular de la marca» (se responde «en
todo caso»). Tales actos son los siguientes:
Artículo
34. Derechos conferidos por la marca.
3.
Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior[26]
podrá prohibirse, en especial:
a)
Poner el signo en los productos o en su presentación.
…
f)
Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de
identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o
prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar,
exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe
la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún
acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.
En consecuencia, los supuestos en los que, en principio, se responde por
culpa o dolo son los contemplados en las letras b, c), d) y e) del art. 34.3 LM
2001:
b) Ofrecer los productos, comercializarlos o
almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
c) Importar o exportar los productos con el signo.
d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la
publicidad.
e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y
como nombre de dominio.
La responsabilidad objetiva se
impone en los casos que pueden considerarse violaciones más graves de la marca,
como es su utilización en los productos fabricados por quien no es el titular
de la misma o persona autorizada para ello, así como su introducción en el
mercado. Es decir, se trata del caso de la primera comercialización realizada
por quien fabrica o elabora los productos, los ofrece, importa, etc. o por
quien los pone en el producto o presentación. En esta hipótesis, el fabricante
del producto ilícitamente marcado es al mismo tiempo responsable de la primera
comercialización [art. 34.3.f) LM][27].
(ii) A esta situación se asimilan «los responsables de la primera comercialización de los productos o
servicios ilícitamente marcados» (art. 42.1 LM).
Es decir, aquellas personas que sin haber fabricado el producto
ilícitamente marcado, lo introducen por vez primera en el mercado. A los
efectos de la Ley, por primera comercialización no debe entenderse la actividad
del fabricante dirigida a poner los productos a disposición de los
distribuidores o entregarlos a otras personas que se encargarán de su
distribución a los destinatarios finales (consumidores o no), sino a la
actividad de estos últimos[28]. La
primera comercialización supone que, con fines comerciales, los productos
acceden a un circuito comercial externo de un tercero; su circulación posterior
queda fuera del ámbito de protección de la Ley, por suponer el agotamiento del
derecho de marca (art. 36 LM)[29].
Entre los «responsables de la primera comercialización» hay que incluir a los
distribuidores del producto, a los fabricantes del envase o embalaje, etc. Como
se ha señalado, con esta medida «se ha querido reforzar la posición del titular del derecho de marca, para
la que se ha diseñado una acción indemnizatoria de daños y perjuicios que
responda directamente a la experiencia de la práctica, que se ha encargado de
demostrar que frecuentemente los productos ilícitamente marcados son envasados
y distribuidos en el mercado por un sujeto distinto a quien los fabricó»[30].
Adviértase
que a diferencia del texto del núm. 2 de este art. 42, aquí no se habla de «acto de violación de la marca
registrada», sino de actos «sin
consentimiento del titular de la marca»[31], con lo
que, según parece, el título de imputación objetiva del art. 42.1 LM no exige
que la marca esté registrada, sino que seguirá el régimen de protección
provisional del art. 38 LM (lo sorprendente es que el núm. 2 del art. 42 exija
el registro de la marca. Pero esto lo veremos más adelante).
Sin embargo, ocurre que los derechos conferidos por la marca de que habla el art. 34 LM 2001 lo
son respecto del titular de la que ya esté registrada[32],
y sólo cabe hablar de marca registrada en los términos expresados por el art.
22.4 LM 2001, según el cual, «concedido
el registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma
que se establezca reglamentariamente, procederá a su publicación en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial» y a expedir el título de registro de la
marca». Por consiguiente, es sólo a partir de la publicación de la concesión
cuando se despliegan los efectos de publicidad propios del Registro, de modo
que los terceros no pueden alegar ya desconocimiento de la existencia de la
marca. Por ello, no se comprende muy bien
por qué sólo se responde «en todo caso» en los supuestos expresados en las
letras a) y f) del art. 34 LM y no en los demás.
En los demás casos de violación
del derecho de marca la responsabilidad es de carácter subjetivo. Es cierto que
del texto del art. 42 parece inducirse que habría responsabilidad objetiva en
las siguientes hipótesis:
a) Cuando después de haber sido advertidos suficientemente por el titular de la marca (o por la persona
legitimada para ejercitar la acción) acerca de la existencia de ésta, convenientemente
identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma,
desatiendan tal requerimiento.
b)
Cuando la marca en cuestión fuera notoria o renombrada. Se trata, como digo, de
una novedad introducida por la vigente Ley de Marcas.
Lo que sucede es que en ambos casos
existe un claro componente subjetivo, en cuanto que el infractor sabe que la marca que utiliza es de
titularidad de otra persona. En el caso b) por su propia condición de marca
cuyo conocimiento está extendido, de modo que sería difícilmente aceptable la
alegación de ignorancia (y, en consecuencia, de inexistencia de dolo o culpa;
o, en cualquier caso, la prueba de esa ignorancia habría de recaer sobre el
demandado). En el caso a) se contempla en realidad una hipótesis de
preconstitución de la prueba de la culpa o dolo del infractor. Adviértase que
si no hay comunicación (o la marca no es notoria o renombrada), no ya sucede
que el infractor responde por culpa o negligencia (también responde así en los
otros dos), sino que esa culpa o negligencia debe ser probada por el titular
del derecho de marca violado. En consecuencia, en ambos casos estamos más ante
normas reguladoras de la prueba que de fijación de un criterio de imputación.
En otro orden de cosas, en el caso expresado en a) se está pensando en marcas
que no tienen la consideración de notorias o renombradas (puesto que a ellas
alude expresamente el propio art. 42.2 LM), y si se exige la advertencia es
porque se parte de la base de que el infractor no tenía por qué conocer la
existencia de la marca. La cuestión es que si la marca está registrada, se
despliegan los efectos propios de la publicidad registral (expresados en el
art. 34 LM, que habla del derecho del titular de la marca a utilizarla de forma exclusiva en el tráfico económico
y a prohibir su utilización no consentida por los terceros en el tráfico
económico), de modo que el infractor no puede alegar
ignorancia. Por lo demás, es evidente que éste tiene acceso al conocimiento de
la marca empleando una diligencia exigible (con sólo consultar el Registro de
Marcas), por lo que en este caso estaríamos ante una hipótesis de
responsabilidad por mala fe o, al menos, por negligencia cuando resulte
evidente que la marca utilizada puede general riesgo de confusión en el
mercado. La norma tendría, pues, mayor sentido cuando se trate de marcas
todavía no registradas, pero de las que se ha solicitado la inscripción.
Lo que sucede es que, como antes apuntaba, a diferencia del núm. 1 de este art. 42 (que
habla de actos «sin
consentimiento del titular de la marca»), en este núm. 2 se habla de «acto de violación de la marca registrada».
Pero, como parece evidente, esta expresión debe entenderse sin perjuicio de la
protección provisional de la marca aún no registrada del art. 38 LM, según
veíamos en supra, aptdo. 2.2.2.
La hipótesis señalada en b) supone una novedad respecto de la Ley
derogada, que no contemplaba esta hipótesis como caso de responsabilidad
objetiva del infractor. Aunque más que de un caso de responsabilidad objetiva,
se puede considerar como una presunción iuris
et de iure de conocimiento por el infractor de la existencia de la marca,
particularmente en el caso de la marca renombrada.
Los conceptos de notoriedad o
renombre de la marca no son asimilables. Como veíamos más arriba (aptdo. 2.2.1), la LM distingue entre marcas notorias
y marcas renombradas. De la definición legal de ambos tipos de marca (art. 8.2
LM) se desprende que el
concepto de marca «renombrada» es más amplio que el de marca «notoria». La
notoriedad se alcanza cuando el signo es conocido por el público específico al
que se destina (criterio de especialidad) mientras que el renombre exige el
conocimiento por el público en general (criterio de generalidad). Por consiguiente,
todas las marcas renombradas son notorias, pero no a la inversa. El grado de
difusión es, por tanto, el criterio de distinción[33].
¿Cuáles
son las consecuencias que se derivan de la notoriedad o el renombre? A efectos
de indemnización de daños y perjuicios, parece que el importe de la
indemnización de daños y perjuicios debe ser mayor en el caso de la marca
renombrada[34].
En los
demás casos, el infractor responde «cuando en su actuación
hubiere mediado culpa o negligencia». Y, naturalmente, por dolo. La culpa o
negligencia consistirá en este caso en que el desconocimiento de la marca
violada hubiera podido desvanecerse empleando una diligencia razonable.
Naturalmente, la culpa a la que se refiere el art. 42
LM 2001 (art. 37 de la antigua Ley de Marcas) es la culpa civil, y no la penal
(STS de 17 noviembre 1995 [RJ 8262]).
4. LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y
PERJUICIOS (II): CONCEPTOS INDEMNIZATORIOS Y
CALCULO Y PRUEBA DE LA INDEMNIZACIÓN.
4.1.
Consideraciones generales.
De la indemnización de daños y
perjuicios se ocupan los arts. 43 y 44 LM. El texto del primero es el
siguiente:
Artículo
43. Cálculo de la indemnización de daños
y perjuicios.
1. La
indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas,
sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la
marca a causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización
del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente,
por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una
presentación inadecuada de aquélla en el mercado.
2. Las
ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del perjudicado, con
arreglo a uno de los criterios siguientes:
a) Los
beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no
hubiera tenido lugar la violación.
b) Los
beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
c) El
precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una
licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a
derecho.
3. Para
la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias
concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a
las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión
en el mercado.
4. A
fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la
marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan
servir para aquella finalidad.
5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido
declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna,
derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por
ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o
servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además,
una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó
daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados
anteriores.
En términos análogos se expresa el art. 66.2 de
la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes
de invención y modelos de utilidad, el art. 140 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y
art. 9.3 LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
El art. 43.2 LM coincide en lo
sustancial con el art. 38 de la antigua Ley de Marcas, si bien introduce una
serie de variantes:
(i) Junto a la referencia
genérica de la pretensión de indemnización por las pérdidas sufridas y las
ganancias dejadas de obtener (cosa que ya dice con carácter general el art.
1106 CC), el vigente texto sobre cálculo de la indemnización incorpora un nuevo
concepto indemnizatorio, que consiste en la indemnización por el perjuicio
causado por el infractor al prestigio de
la marca, aunque de una forma un tanto críptica añade una hipótesis
particular: «especialmente,
por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una
presentación inadecuada de aquélla en el mercado».
Para el cálculo de la indemnización por este concepto, el aptdo. 3 de
este artículo ordena que «se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de
la lesión y grado de difusión en el mercado».
(ii) Se añade entre los elementos
que deben tenerse en cuenta para la fijación de la indemnización (¿por
ganancias dejadas de obtener sólo, o también por lucro cesante? Parece que por
ambos conceptos) el elemento del «renombre», circunstancia que omitía el texto
anterior y que, como hemos visto, es concepto diferente al de «notoriedad», por
lo que no procede decir la «notoriedad y renombre» sino la «notoriedad o
renombre» (aptdo. núm. 3).
Se matiza, además, en el mismo
apartado, que las circunstancias en él expresadas para el cálculo de la
indemnización, lo serán «entre otras», de modo que a tal efecto pueden tenerse en cuenta, naturalmente, otras
circunstancias, como _________________
(iii) Una cuarta alternativa. La
presunción de daños y perjuicios del art. 43.3 LM, que examinaremos más
adelante (aptdo. 4.3).
4.2. La
indemnización por ganancias dejadas de obtener (lucro cesante). Las
alternativas del art. 43.2 de la LM.
4.2.1. El sistema
indemnizatorio del triple cómputo (Dreifache Schadensberechnung).
Ante las dificultades en cuanto
a la prueba y al cálculo de la indemnización por las ganancias dejadas de
obtener por el titular del derecho de marca violado, el art. 43.2 LM ofrece a
éste una serie de alternativas a la hora de plantear su pretensión
indemnizatoria por este concepto. Se trata de un apartado que no ha sufrido
modificaciones en la nueva Ley, cuyo precepto citado transcribe literalmente el
art. 38.2 de la antigua LM de 1988:
«2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del
perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes:
a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la
marca si no hubiera tenido lugar la violación.
b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la
violación.
c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la
concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización
conforme a derecho.»
Esta
triple alternativa tiene sus orígenes en la doctrina jurisprudencial alemana
(caso Ariston [1895]), que la
extendió a la práctica totalidad de los ámbitos donde hay una titularidad sobre
derechos de exclusiva (propiedad intelectual e industrial [patentes, modelos de
utilidad, marcas, modelos y dibujos industriales, etc.])[35].
Como
queda dicho, la justificación de este sistema indemnizatorio reside fundamentalmente
en la dificultad de la prueba que entraña la misma existencia del daño sufrido
por el titular de la marca como consecuencia del uso ilegítimo de su derecho, o
el alcance o cuantificación de tales daños, así como en la relación causal
entre la intromisión y la extensión de los daños.
Cada una de las alternativas
expresadas en el art. 43.2 LM estarían justificadas del siguiente modo:
(i) En lo relativo a los «beneficios que el titular habría obtenido mediante
el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación».
Es la hipótesis pura del lucro
cesante, pero sin duda la de más difícil acreditación, pues en no pocos casos
será una situación conjetural.
Incluso puede darse el caso de
que la explotación de la marca ajena suponga para su titular una ventaja, en el
caso de que el producto hubiera tenido una favorable acogida en el mercado, al
ganar aquélla prestigio o notoriedad (el famoso ejemplo de VON CAMMERER). En
estas hipótesis no sólo no habría daño, sino, incluso, un beneficio para el
titular de la marca violada. En buena lógica, no debería concederse aquí
indemnización alguna, pues ningún daño hubo. Lo que sucede es que esto no es
sino una situación puramente conjetural, pues es claro el contraargumento de
que si el infractor realizó una explotación correcta y beneficiosa de la marca,
lo mismo pudo haber hecho su titular.
(ii) En cuanto a los «beneficios
que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación», estaríamos
más bien ante una hipótesis de enriquecimiento injusto que ante una de daños y
perjuicios.
Este método exige no sólo la prueba
del beneficio obtenido por el infractor, sino también la relación causal entre
ese beneficio y el uso de la marca. Es decir, que la indemnización que se pide
constituye la medida del beneficio directamente obtenido por el infractor por
el uso ilegítimo de la marca, prueba que en no pocas ocasiones será
prácticamente imposible, sobre todo cuando la explotación ilegítima de la marca
se inscribe dentro de un proceso productivo o comercial en el que intervienen
una pluralidad de factores (capital, trabajo, promoción de los productos,
etc.).
(iii) El precio que el
infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que
le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.»
Es sin duda el método más sencillo
de los tres, aunque, evidentemente, no está exento de dificultades. No las hay
cuando existen criterios fiables de mercado en cuanto al valor de la licencia
que se trate. En otro caso será necesario acudir a casos análogos. Esa menor
dificultad a la hora de calcular la indemnización por este método tiene su
contrapartida en el hecho de que, por lo general, es el que proporciona una
menor cantidad indemnizatoria.
En principio, la elección de la
alternativa por el titular del derecho de marca violado es libre, de modo que
no tendrá que justificar las razones por las que se inclinó por una de ellas.
Sin embargo, la aplicación de este criterio que examinamos, si bien no precisa
que el demandante acredite que su intención era ceder el uso de la marca a
cambio de un precio, o que dentro de su política comercial se encuentra la de
concesión de licencias, sí requiere, al menos, que no pueda descartarse tal
posibilidad, atendiendo a la conducta del titular de la marca, anterior a su
utilización ilegítima por el demandado. De este modo, parece que si queda
acreditado que el titular de la marca no tenía intención alguna de cederla o
que su política comercial descartaba la concesión de licencias, habrá de
denegársele la indemnización por este concepto.
Así lo ha confirmado la
jurisprudencia, según la cual, la opción
de la letra c) del art. 43.2 LM (antiguo art. 36) exige que se acredite, o que
razonablemente pueda concluirse, que el titular del derecho lo hubiera
explotado económicamente mediante la cesión de su uso a un tercero.
Así, según la STS de 31 mayo 2002 (RJ
6753) (caso Petrosiam), «… la parte demandante no acertó al optar por el
criterio del precio de la licencia, ya que, según afirma ella misma al impugnar
el recurso de casación, su política mercantil consiste en controlar
directamente los locales «Petrossian», sin conceder por tanto licencias. De
aquí que la suma de cinco millones de pesetas propuesta en la demanda y tan
dubitativamente acogida por la sentencia impugnada no merezca otro calificativo
que el de arbitraria, como arbitraria sería igualmente cualquier otra cifra
ante una ausencia total de datos al respecto que no puede suplirse en fase de
ejecución porque la propia política comercial de la actora mantenida durante
años siempre impediría fijar cualquier suma con un criterio mínimamente fiable»)».
En consecuencia, por más que en general
esta Sala tienda a apreciar la causación de daños y perjuicios como inherente a
las infracciones en materia de propiedad industrial y competencia desleal (así,
SSTS 10-10-2001 [RJ 2001\8794] en recurso 1843/1996 y 7-12-2001 [RJ 2001\9936]
en recurso 2483/1996), en este caso debe prevalecer el criterio de no apreciar
esos daños y perjuicios (STS 20-2-2001 [RJ 2001\2585] en recurso 361/1996) dada
la equivocada opción de la demandante y su total falta de actividad alegatoria
y probatoria en orden a cualquier otro criterio aplicable, omisiones insalvables
en ausencia de un precepto equivalente al art. 43 de la nueva Ley de Marcas
17/2001».
La jurisprudencia ha extendido este criterio a los
casos en los que es difícilmente previsible que el titular del derecho hubiera
concedido la licencia al infractor.
Es el caso conocido por la STS de 9
diciembre 1996 (RJ 1996\8787) (caso Chanel), en el que la sociedad Chanel
demandó a Dª Antonia C.O.en su calidad de titular del establecimiento denominado
«Lencería Chanel's», por figurar el nombre “Chanel’s” en el rótulo de su
establecimiento y en los embalajes y etiquetas. El TS aceptó la argumentación
de la Audiencia, de que el uso por la demandada de la designación
"Chanel's", lo era «”con fines publicitarios y de reclamo de
clientela”; por lo que, no comerciando la misma con productos de la marca
"Chanel", mal podía concedérsele licencia para la utilización de
dicha marca, y ni siquiera del rótulo mismo, por carecer de sentido que en un
establecimiento así designado no se vendieran productos de la marca anunciada y
sí de otras distintas, siendo obligado entender, en esta tesitura, que el
supuesto perjuicio causado a la actora sólo podría venir dado en relación a las
ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia de aquellas compras
efectuadas por clientes que, atraídos inicialmente por el equívoco rótulo,
terminaran adquiriendo productos de otras marcas y no de las que la demandante
tiene reconocidas [criterio b) del artículo 38 de la Ley de Marcas], pero,
además de que dicho remedio indemnizatorio no fue el elegido por la actora, es
que la prueba correspondiente sería de extrema complejidad al haber de basarse
en aventurados estudios de mercado, de fiabilidad siempre dudosa».
Lo que sucede es que bajo estos
presupuestos, la misma doctrina es aplicable a la opción de la letra a) del
art. 43.2 LM. Es decir, que para obtener una indemnización por puro lucro cesante
(«beneficios
que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido
lugar la violación»), el titular del derecho violado deberá acreditar que está utilizando la
marca en el mercado o que previsiblemente la utilizará en un futuro inmediato.
Naturalmente, la falta de uso de la marca en los términos del art. 39 LM
deslegitimará a su titular para pedir una indemnización de daños y perjuicios
por uso ilegítimo por otro, con mucho mayor motivo por las vías de las letras
a) y c) del art. 43.2 LM.
Evidentemente, la indemnización
obtenida por medio de cualquiera de las alternativas examinadas no excluye la
pretensión indemnizatoria por daño emergente, que en estos casos consistirá
fundamentalmente en los gastos en que haya incurrido el titular del derecho
violado para hacer cesar la actividad ilegítima del infractor[36].
4.2.2. Valoración
crítica del sistema del triple cómputo: indemnización de daños, daños punitivos
y enriquecimiento injusto.
Desde su recepción por la Ley de
Patentes de 1986, la solución del triple cómputo (Dreifache Schadensberechnung) ha provocado una viva polémica en la
doctrina. Es cierto que su aplicación en estos ámbitos de protección de bienes
inmateriales (de contenido patrimonial o no) ha sido recibida con satisfacción
por buena parte de los autores, que ven en él una fórmula al menos aceptable de
facilitar la indemnización de los daños sufridos por los titulares de tales
derechos a causa de su uso ilegítimo[37].
Sin embargo su corrección dogmática es más que dudosa[38].
En primer lugar, no todos los
conceptos “indemnizatorios” expresados en el art. 43.2 LM se corresponden con
el concepto indemnizatorio “lucro cesante” o “ganancias dejadas de obtener”.
Desde una perspectiva estrictamente dogmática, la indemnización por el lucro
cesante lo constituye la primera de las
alternativas expresadas, siempre que se pruebe la pérdida de beneficios, o, en
su caso, la tercera, cuando el titular del derecho no pueda cederlo bajo
licencia debido a la actividad ilegítima del infractor, y siempre que se
acredite tal circunstancia, y, naturalmente, que la voluntad del titular era la
cesión de la marca a cambio de un precio.
Como se ha señalado, «el importe de la licencia o de la
ganancia obtenida por el intromisor sólo coincidirá con el importe del daño
entendido en un sentido subjetivo cuando éste consista en no haber podido
cobrar una licencia de explotación (siempre que la licencia hubiera sido
razonablemente esperable dado el comportamiento del titular del derecho), o en
no haber podido obtener la ganancia lograda por el intromisor (siempre que
pueda probarse que el titular del derecho lo hubiese explotado con similares
expectativas de beneficio). Ahora bien, en estos casos el resarcimiento del
daño/licencia o daño/ganancia no constituye ninguna especialidad
jurisprudencial, sino la normal indemnización del lucro cesante.
Por el contrario, quien recibe
«indemnización» por una regalía que nunca hubiese podido otorgar no está siendo
resarcido por su daño; entonces, ¿cómo justificar la atribución?[39]
En
segundo término, no todos los conceptos expresados en el citado precepto tienen
una naturaleza “indemnizatoria” desde la óptica del Derecho de daños, y su
examen sólo puede abordarse correctamente si se parte de esta premisa. Si el
Derecho de daños tiene como función primaria la reparación del daño injusto
(entendiendo por tal aquel que el perjudicado no tiene el deber jurídico de
soportar) sufrido por una persona como consecuencia de la conducta activa u
omisiva de otra, es claro que la segunda de las alternativas establecidas por
el art. 43.2 LM sólo tangencialmente puede concebirse como un concepto indemnizatorio[40].
Y la tercera sólo cuando se acreditara (o fuera razonable suponer, atendidas
las circunstancias del caso) que el titular del derecho obtendría de él un
rendimiento económico mediante su cesión, y que ésta fue impedida o gravemente
obstaculizada por la intromisión. Desde esta misma perspectiva, tampoco puede
concebirse tales alternativas como una manifestación de fijación abstracta del
daño, al modo que establece el art. 1108 CC, pues este precepto parte de la
base de que la pérdida del valor del dinero constituye el daño típico de la
mora del deudor en las obligaciones pecuniarias, facilitando su cuantificación
(aunque creo que cuando el pago extemporáneo dé lugar a daños de otra índole y
de mayor gravedad, pueda el acreedor exigir su reparación, particularmente
cuando el retraso en el pago sea injustificado, cuestión esta que es objeto de
debate en la doctrina[41]).
Otra cosa es que el concepto
“indemnización” se entienda en un sentido más amplio, que abarque toda
prestación que está obligado a ejecutar quien llevó a cabo una actividad lesiva
de derechos ajenos. Una prestación que en los casos que examinamos viene
establecida por la Ley, como obligación alternativa a otras también propuestas
por la norma. Porque, no se olvide, la triple opción del art. 43.2 LM no es
otra cosa que una obligación alternativa a las que se refieren los arts. 1131
ss. CC, a cargo del infractor del derecho de marca y cuya elección corresponde
al titular del derecho por ministerio expreso de la Ley, que contradice en este
punto la regla general dispositiva de la elección del deudor (art. 1132 CC).
Adviértase que, en buena medida esto aleja a este sistema y a los análogos de
otras leyes de la consideración de sistemas estrictamente indemnizatorios.
En puridad dogmática, esta
segunda opción lleva en sí una acción de enriquecimiento injusto y no de una
indemnización de daños, en el sentido que este concepto tiene en la institución
de la responsabilidad civil. En esta opción, la deuda del infractor no proviene
del daño causado, sino que tiene su origen en los beneficios que obtuvo como
consecuencia de la utilización ilegítima de un derecho ajeno exclusivo, culposa
o no (condictio por intromisión en un
bien jurídico ajeno; Eingriffskondiktion,
una de cuyas manifestaciones típicas la constituye la explotación no autorizada
de bienes inmateriales sobre los que recae un derecho de propiedad intelectual
o industrial[42]).
Esta diferencia entre la acción de
reclamación de daños y la de enriquecimiento ha sido puesta de relieve por la
jurisprudencia. Particularmente significativa es la STS de 5 octubre 1985 (RJ
4840), sobre un caso en el que el actor ejercitó acción de enriquecimiento
injusto, intentando cambiarla más tarde por la de reclamación de daños y
perjuicios, lo que fue rechazado por el TS: «… la parte demandante y recurrente dedujo en la demanda la acción de
enriquecimiento injusto y no la aquiliana que ahora quiere se juzgue,
existiendo entre ambas acciones notables diferencias que la Jurisprudencia ha
señalado con ocasión de perfilar el enriquecimiento injusto o sin causa,
derivándolo del Derecho Natural según la tradición romana y la doctrina
científica, en copiosas sentencias que afirman que la acción de restitución por
enriquecimiento torticero tiene sustantividad propia frente a la originada por
la culpa aquiliana la cual sobre requerir (lo que ahora no importa) la ilicitud
de la conducta del agente del daño contrariamente al enriquecimiento para el
que basta el desplazamiento patrimonial indebido que puede producirse con
ignorancia y hasta con buena fe, por otra parte, supone siempre en el demandado
un incremento de patrimonio que no es indispensable en el supuesto de la
aquiliana; rigiéndose la indemnización por diferentes patrones, pues, si la
acción de enriquecimiento tiene por ámbito el efectivamente obtenido por el
deudor, sin que pueda excederlo, tiene también otro límite infranqueable
igualmente y que recuerda acertadamente la Audiencia para fundamentar su fallo,
que es el constituido por el correlativo empobrecimiento del actor, de suerte
que, aun cuando el demandado se haya enriquecido sin causa, no podrá aquél
reclamar sino hasta el límite de su propio empobrecimiento; hallándose además
sujetas a diferentes plazos de prescripción por estarlo la aquiliana al año del
artículo 1968; ».
De igual modo, y sobre un caso de
violación del derecho de marcas, la STS de 25 abril 2000 (RJ 3379) declaró que
«… no existe ninguna relación entre la
acción indemnizatoria y la de enriquecimiento injusto, dada su distinta
naturaleza y finalidad, reparatoria la de la primera y recuperatoria la
segunda, fundada aquélla en la culpa o negligencia, y ésta, la de
enriquecimiento, en el mero desplazamiento patrimonial injustificado que no
requiere de aquel elemento de culpa.
Aunque lo cierto es que en
ámbitos como los que estudiamos, en términos estrictamente técnicos en no pocos
casos no será posible hablar de enriquecimiento sin causa. Como se sabe, los
presupuestos fundamentales de aplicación de esta institución son la obtención
de una ventaja patrimonial de quien se enriquece y el correlativo
empobrecimiento de otra persona, así como la relación causa-efecto entre lo
primero y lo segundo (naturalmente, otro presupuesto fundamental es que no
exista causa que legitime el enriquecimiento). Estamos ante un empobrecimiento
no sólo cuando hay una disminución del activo (damnum emergens) sino también cuando no hay un aumento del mismo (seguro
o previsible) (lucrum cessans). En
buena parte de los casos la violación del derecho de marca (como, en general,
la de cualquier derecho inmaterial de contenido patrimonial) supone un
empobrecimiento en la segunda de las manifestaciones apuntadas. Pero no serán
infrecuentes los casos en los que no pueda hablarse en puridad de empobrecimiento
(incluso puede ocurrir que la actividad ilegítima reporte ventajas al titular
del derecho violado, como sucede, por ejemplo, cuando esa actividad da
notoriedad a una marca o a una obra del intelecto que no la tenía hasta
entonces). Si esto es así, la acción de la letra b) del art. 43.2 LM sólo puede
concebirse desde la idea de la sanción a quien utilizó un derecho ajeno sin la
autorización de su titular. Desde esta perspectiva, esa acción sólo tiene
encaje en la idea de la sanción o multa privada, en la medida en que el importe
de la “sanción” se destina también a la “reparación” del titular del derecho
violado. Es decir, esta opción se enmarca dentro de la figura de los daños
punitivos, categoría ésta que sí se sitúa en la orbita de la responsabilidad
por daños, en su dimensión o función preventivo-punitiva, como de hecho se ha
concebido por un sector de la doctrina alemana[43].
Sin embargo, no es seguro que en
la intención del legislador estuviera la de proteger a los derechos
inmateriales mediante medidas de esta naturaleza o la de “sancionar” las
violaciones de este tipo de derechos[44].
Si así fuera, estaría desde luego injustificada la forma en que se ha hecho.
En primer lugar, porque la
imposición de daños punitivos sólo tiene justificación en ciertos casos, y
todos ellos tienen que ver con la conducta de quien ocasionó el daño. Es cierto
que es en casos como los que examinamos, en los que la infracción de un derecho
proporciona al dañante un beneficio mayor que la indemnización que debe
satisfacer a su titular[45]
si se atiende exclusivamente a los perjuicios sufridos por éste, en los que se
ha justificado la imposición de los daños punitivos. Se considera que en estos
casos los beneficios obtenidos por el infractor a resultas de la conducta
ilegítima no deben compensar la cantidad que deba satisfacer en concepto de
indemnización de daños. Sin embargo, la imposición de los daños punitivos,
debido a su propia naturaleza y a su función esencialmente preventiva, sólo
está justificada cuando la conducta del infractor pueda calificarse de
intolerable (conducta dolosa, temeraria, contraria a la buena fe, …). Ello
implica que la aplicación de estos daños en los casos que examinamos exige que
el infractor del derecho de marca sea consciente (o su ignorancia sea
particularmente inexcusable) de que está usando ilegítimamente una marca ajena
sin autorización de su titular (y, eventualmente, que esa utilización le
reportará mayores beneficios que la eventual indemnización que deba satisfacer
a éste).
En segundo lugar, porque habría
de justificarse que se impongan aquí los daños punitivos y no en otros ámbitos.
La peculiaridad de los casos que
examinamos, y lo que aleja esta opción del aptdo. b) del art. 43.2 LM del campo
gravitatorio del derecho de daños y la sitúa en la órbita de la doctrina del
enriquecimiento injusto, es que siendo siempre el lucro cesante un
empobrecimiento de quien lo sufre, el dañante obtiene un correlativo enriquecimiento.
Naturalmente, en ambos casos la prueba corresponde al titular del derecho
violado. Si ejercita la opción a) o la b), deberá probar, respectivamente, que
él se empobreció, y en cuánto se empobreció, o que el infractor se enriqueció y
en cuánto se enriqueció.
Otra de las particularidades de
estos casos es que no tiene por qué haber (ni de hecho la hay casi nunca) una
correlación exacta entre el enriquecimiento del infractor y el empobrecimiento
del titular del derecho violado. De hecho, para la prosperabilidad de la pretensión
del aptdo. b) del art. 43.2 LM no se exige un empobrecimiento de aquél. Es
suficiente un enriquecimiento del infractor. Este es uno de los aspectos más
criticados del sistema de “indemnización” de daños estatuida por este tipo de
normas, puesto que es posible la existencia de una notable desproporción entre
los beneficios obtenidos por el infractor y los que previsiblemente hubiera
obtenido el titular del derecho (o, incluso, que éste no se hubiera empobrecido
en absoluto [e, incluso, en casos extremos, que hubiera obtenido ventajas del
acto ilícito del infractor]). Nos encontraríamos entonces ante una situación en
la que el ejercicio y estimación de la acción del aptdo. b) del art. 43.2 LM
(lo que implica, naturalmente, que tales beneficios resulten acreditados),
supondría un enriquecimiento del actor.
Otra diferencia sustancial entre
las acciones de los apartados a) y b) del art. 43.2 LM es que la acción de este
último apartado exige un enriquecimiento del infractor, es decir, que haya
obtenido beneficios económicos de la
explotación ilegítima de la marca ajena. Si la desproporción es a la inversa,
la acción habría de ser la de daños [art. 43.2, aptdo. a) o c), en su caso],
con independencia del alcance del enriquecimiento del infractor, circunstancia
irrelevante en este caso.
No encontramos, pues, ante
reglas de indemnizabilidad dogmáticamente discutibles[46],
cuya única fuerza reside en el hecho de que proviene de una norma con rango de
ley que en ciertos casos podrían resultar constitucionalmente dudosa. Si la
aplicación de la regla permite al actor obtener una elevada suma a costa del
infractor, cuya actividad ha privado a aquél de unas ganancias dudosas o
previsiblemente irrisorias, no creo que sea desatinado sostener que la regla
consagra una situación contraria al derecho de propiedad del art. 33 CE. A no
ser que se admita la idea de una cierta función punitiva de este concepto
“indemnizatorio”, lo que, como hemos visto, no deja de ser dudoso[47].
Sea como fuere, no ha de dudarse de que se trata de casos extremos que
encontrarían una respuesta ponderada de los Tribunales.
Por último, para la viabilidad
de la acción de enriquecimiento no es preciso que exista negligencia, mala fe o un
acto ilícito por parte del demandado como supuestamente enriquecido, «sino que es suficiente el
hecho de haber obtenido una ganancia indebida, lo que es compatible con la
buena fe (SSTS de 23 y 31 marzo 1992 [RJ
2277 y 2315] y 30 septiembre 1993 [RJ 6754], entre otras) y, por otro lado, la existencia de dolo o
mala fe por parte del demandado, que podrá dar lugar a la exigencia de
otro tipo de responsabilidades, no
basta, por sí sola, para dar vida a la figura del enriquecimiento sin causa,
si no concurren todos los requisitos que condicionan su existencia» (STS de 14
diciembre 1994 [RJ 10111]).
En otro orden de cosas, se pregunta
si la opción de la letra c) del art. 43.2 LM 2001 (el precio que el titular del
derecho de marca hubiera obtenido mediante su cesión) constituye también un
supuesto de enriquecimiento injustificado. Se ha respondido en sentido
afirmativo, en cuanto se concibe como una de las modalidades de
enriquecimiento, concretamente el enriquecimiento negativo (damnum cessans), a diferencia del
enriquecimiento positivo (lucrum emergens)
que implica la hipótesis contemplada en la letra b): «al
no abonar al titular la regalía hipotética -se dice-, el infractor ha evitado
un gasto (damnum cessans) que se
habría traducido, lógicamente, en una disminución de su patrimonio»[48].
Sin embargo, a diferencia de la
contemplada en la letra b), la alternativa del art. 43.2.c) LM 2001 puede
concebirse también como una hipótesis de daños (en su manifestación de lucro
cesante), en los casos en que el titular del derecho de marca hubiera obtenido
previsiblemente un rendimiento patrimonial como consecuencia de la cesión del
derecho a terceros, lo que impidió la conducta intromisiva del infractor.
De alguna forma lo que hace la
Ley es sancionar al infractor, pues en este ámbito, y salvo los supuestos contemplados
en las letras a) y f) del art. 34.3 LM, el nacimiento de la obligación del
infractor (de indemnizar o de satisfacer al titular del derecho aquello en que
se enriqueció) no lo es en virtud de un título objetivo de imputación, sino que
tiene su justificación en su culpa o en su mala fe. Si el infractor debe pagar
lo es porque es sabedor de que la marca que utiliza pertenece a otro.
Cabe decir, por último, que según la
vigente doctrina jurisprudencial sobre la acción de enriquecimiento injusto, esta
no es una acción subsidiaria, sino que puede ejercitarse directamente, aunque
el titular del derecho de crédito disponga de otras acciones en defensa del mismo.
Así, según la STS de 14 diciembre 1994 (RJ 10111), «tras una vacilante doctrina
anterior de esta Sala, se ha terminado por adoptar el criterio, que
aquí se ratifica, de que la acción de enriquecimiento injusto no tiene
naturaleza subsidiaria, o, lo que es lo mismo, que su ejercicio no precisa
necesariamente que se lleve a cabo en forma de subsidiariedad, pues puede
concurrir con otras acciones confluyentes [SSTS de 19 y 20 mayo 1993 (RJ
3803 y RJ 3809)]».
La cuestión puede examinarse
también, naturalmente, desde la perspectiva del titular de la marca violada. La
Ley le ofrece tres alternativas. La cuestión es que las tres alternativas son
incompatibles entre sí: si te enriqueciste usando mi derecho, deberás
entregarme aquello en que te enriqueciste. Es claro que no hay una pretensión
de indemnización de daños, pues en este concreto ámbito, la acción por esta vía
es ajena a la idea del daño, en el sentido de que su ejercicio no exige que se
haya causado daño alguno. Son acciones totalmente diferentes.
Las dificultades que este medio
supone para el actor residen en la prueba del alcance del enriquecimiento. Pero
lo cierto es que lo más frecuente es que enriquecimiento injusto y daños al
titular de la marca sean consecuencias comunes de la violación del derecho de
marca, de modo que, en puridad dogmática, el titular del derecho podría
ejercitar ambas acciones. Lo que sucede es que si se admitiera esta
posibilidad, resultaría que quien se estaría enriqueciendo injustamente es este
último, porque percibiría una llamémosla “doble indemnización”. Por ello las
alternativas ofrecidas por el art. 43.2 LM son, como queda dicho, incompatibles
entre sí. Por decirlo en términos dogmáticos, la Ley crea en la esfera jurídica del infractor una obligación alternativa,
cuya elección corresponde al acreedor. Es, como se ve, una manifestación de las
obligaciones alternativas de los arts. 1131 y ss. CC, cuya fuente, en este
caso, es la ley.
¿En qué momento debe optarse?
Acabamos de ver que la triple opción se configura como una manifestación legal
de obligaciones alternativas en la que la facultad de elección corresponde ex lege (no ex contractu) al acreedor (art. 1132.I CC). En consecuencia, una
vez que éste ha optado por una de las alternativas y la opción se haya
notificado al infractor del derecho, la obligación se convierte en única (cfr.
art. 1133 CC). La elección se hará normalmente mediante demanda judicial en la
que habrá de constar la opción elegida para la indemnización del lucro cesante
(naturalmente, sólo una de las tres alternativas), elección que será
irrevocable una vez que la demanda haya sido trasladada al demandado. Creo que
debe descartarse la posibilidad de que la elección se remita a la fase de ejecución
de la sentencia.
La
cuestión es si hecha la elección extrajudicialmente (por ejemplo, mediante una
comunicación del titular del derecho al infractor exigiéndole la indemnización
del lucro cesante calculada según una de las alternativas del art. 43.2 LM, o
bien mediante negociaciones seguidas entre ambos), podría aquél optar por otra
alternativa diferente en una eventual demanda judicial, fracasados los intentos
de solución por vía amistosa. La respuesta no es sencilla (la demanda judicial
no tiene por qué representar necesariamente el acto decisorio del ejercicio de
la opción) y seguramente haya de estarse a las circunstancias del caso para
determinar el grado de decisión del actor en la opción hecha por reclamación
extrajudicial o el estado en el que se encontraban las negociaciones entre
ambas partes. Podemos encontrarnos ante no pocos casos en los que sería
aplicable la doctrina de los propios actos.
4.3. Las bases
para la fijación de la cuantía indemnizatoria. La prueba de los daños y la
remisión a la fase de ejecución de sentencia. Doctrina jurisprudencial.
Según
el art. 43.3 LM,
«Para la
fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias
concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a
las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión
en el mercado».
El precepto presenta algunas
novedades respecto de la Ley derogada: se abre la lista de criterios a seguir
para el cálculo de la cuantía indemnizatoria, en cuanto que los expresados en el
primer inciso habrán de tenerse en cuenta «entre otras circunstancias»,
expresión que no figuraba en el texto anterior, y se incorpora el segundo
inciso.
La
fijación de la cuantía indemnizatoria constituye, sin duda, una de las tareas
más complejas, debido a la naturaleza del derecho protegido y de los daños
derivados de su lesión, circunstancias que hacen extremadamente difícil
alcanzar un cálculo exacto de lo que el infractor del derecho debe indemnizar,
particularmente en lo que se refiere al lucro cesante, concepto indemnizatorio
imperante en este ámbito.
Como es
evidente (y como particularmente sucede con el lucro cesante), la dificultad
radica sobre todo en la prueba del daño, razón por la que, como hemos visto,
surgió la dreifache Bereicherung de
la práctica jurisprudencial alemana, importada luego por otros Ordenamientos,
entre ellos el nuestro, instituida hoy en el art. 43.2 LM 2001 (incorporada al
Ordenamiento español por la Ley de Patentes de 1986, en su art. 66.2, y más
tarde por el art. 38 de la Ley de Marcas de 1988).
En páginas anteriores hemos
estudiado la naturaleza y los problemas de orden dogmático que plantea el
sistema de la triple opción. En este apartado examinaremos el régimen de la
prueba, que ha generado una contradictoria problemática jurisprudencial, a la
que se ha querido dar una solución en la nueva Ley de Marcas.
La doctrina tradicional del Tribunal
Supremo en esta materia ha seguido las pautas generales en lo relativo a la
prueba de los daños, de modo que el titular del derecho de marca debía
acreditar de forma suficiente los daños sufridos para declarar la obligación de
indemnizar a cargo del infractor: SSTS de 5 diciembre 1989 (RJ 8801)[49], 10
mayo 1990 (RJ 3697)[50], 14
octubre 1992 (RJ 7554)[51], 19
mayo 1993 (RJ 3804)[52], 11 diciembre 1993 (RJ 9604)[53],
21 mayo 1994 (RJ 37299)[54], 19
octubre 1994 (RJ 8118)[55], 25
noviembre 1994 (RJ 9162)[56],
6 marzo 1995 (RJ 2147)[57], 9
diciembre 1996 (RJ 8787)[58], 20
octubre 1997 (RJ 7409).
Así, sea cual fuere la opción
por la que se opte, o, en general, el sentido de la pretensión, se ha exigido
que las acciones de defensa del derecho
de marca deben expresar de la forma más precisa y completa posible el contenido
de la pretensión y los elementos necesarios para su efectiva ejecutividad. Se
ha declarado así que no procede la indemnización de daños y perjuicios «cuando
en la demanda se limita a inclinarse por una de ellas, sin más especificaciones,
y sin aportar datos o elementos que conduzcan a la fijación de la cuantía
indemnizatoria (STS de 3 febrero 2003 [RJ 838]).[59]
Del
mismo modo, la STS de 20 julio 2000 (RJ 6186) declaró que la opción de la letra
c) del art. 43.2 LM exige que en la fase declarativa del juicio se declare la
existencia de los daños que se reclaman, y se establezcan las bases para su
fijación exacta en fase de ejecución de sentencia.
«Esas
exigencias legales y jurisprudenciales –dice esta sentencia- obligan a tener
presente que la demanda rectora pretende, entre otros pedimentos, que se
condene «a la demandada a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios
causados a la misma, en la cantidad que se fije tras la práctica de las pruebas
correspondientes, a tenor de las bases establecidas en la presente demanda»,
pedimento que desde sus propios términos de formulación queda reducido en las
dos sentencias de instancia a reclamación de indemnización de la ganancia
dejada de obtener optando para su fijación por el criterio marcado en la letra
c) del artículo 38 de la Ley de Marcas –postura que la parte admite al consentir
las sentencias que así resuelven– y en su estimación se quedan en un porcentaje
que desde una habitualidad que pericialmente se le dice, pero que no determina
base alguna para su cálculo desde beneficios o precios como dispone el
precepto, para acudir a un concepto que la ley no tiene presente a tal fin cual
es el dato del total de ventas desde la constitución de la sociedad demandada
hasta que cesan los actos de violación de los derechos de la demandante –actos
que siempre y sólo han de referirse a los de concurrencia no permitida entre
ambas– y no se cuenta con más dato para ello que con la facturación que la
recurrente hizo en el año 1992 que no corresponde a beneficios, como es obvio,
ni a precios y aún podría exceder hasta llevarnos a conceptos de actividades no
coincidentes entre las partes, de forma que al faltar totalmente la base del
cálculo que la sentencia señala no podría establecerse en su ejecución el
«quantum» indemnizatorio, si es que existe, razones que llevan a la estimación
de estos dos motivos de recurso y a casar y anular en este particular la
sentencia recurrida, a revocar en el mismo particular la sentencia de primera
instancia y a desestimar en él la demanda rectora» .
Pero
no han faltado sentencias, sobre todo en los últimos años, que han considerado
que la indemnización de daños y perjuicios constituye una consecuencia natural
de la declaración de la violación del derecho de marca (STS de 21 noviembre
2000 [RJ 9297])[60], de donde se sigue que la violación de un derecho como el de marca implica
«per se», un daño que en los casos en los que su cuantificación no sea posible
en el proceso declarativo, sí cabe en la fase de ejecución de sentencia.
Particularmente ilustrativa en este sentido es la STS de 17 noviembre 1999 (RJ
8613), sobre un caso de arrendamiento de industria en el que se incluía el uso
de la denominación comercial "Productos Artesanos La Ermita", que el
arrendador no tenía registrada. A punto de finalizar el arrendamiento de
empresa, los arrendatarios solicitaron la inscripción a su nombre de la
referida denominación como marca para distinguir los productos señalados («Mantecados
La Ermita» y «Chocolates La Ermita»), y siguieron comercializando dichos
productos bajo la misma mención una vez finalizado el contrato. El Tribunal
Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia, que había condenado a los
arrendatarios demandados al pago de la indemnización de daños y perjuicios,
atendiendo a las siguientes consideraciones:
En cuanto a la existencia de daños y perjuicios viene
resuelta en la Sentencia «a quo», como los causados al actor por los demandados
desde el 1 de junio de 1992, que es la fecha en que tenían obligación de cesar
en su uso y devolverla a su dueño. Los perjuicios existen, bien porque el no cumplimiento
de la obligación de la devolución de la cosa al final del contrato locativo, se
debiera a la finalidad de lucro por parte de los obligados, bien porque se
motivara por un «animus nocendi». El arrendatario que no devuelve la cosa a su
dueño le está generando un perjuicio real o potencial. En lo demás, esta Sala
se remite al fundamento jurídico primero de esta resolución y añade que la Ley
Procesal Civil no impone que siempre haya de fijarse en la Sentencia el importe
de los daños o establecer bases para su regulación, sino que permite deferir
tal cuestión al período de ejecución, como prevén los artículos 928 y
siguientes del mismo Cuerpo Legal.
La prueba de los daños constituye un presupuesto para
que la sentencia pueda imponer la condena de su reparación, bien la cuantifique
o difiera tal extremo al período de ejecución de sentencia, aplicándose dicho
criterio asimismo a los daños producidos en materia de propiedad industrial y
específicamente en protección de marcas -«ad exemplum», Sentencias de 14 de
octubre de 1992 (RJ 1992\7554), 11 de diciembre de 1993 (RJ 1993\9604), 21 de
mayo y 19 de octubre de 1994 (RJ 1994\3729 y RJ 1994\8118), entre otras-. Ello
es exacto, pero como destacó la Sentencia de este Tribunal de 23 de febrero de
1998 (RJ 1998\1164), esta Sala en singulares supuestos ha sostenido que
tales daños y perjuicios pueden presumirse producidos, incluso en procesos
civiles de marcas, patentes y competencia desleal, como ha realizado la
Audiencia en este caso, al imponer la condena a satisfacer los daños y
perjuicios sin razonamiento sobre la prueba de su evidencia.
Y más adelante, que «… la mera lesión al titular en su
derecho de marca, le autoriza y legitima para pedir en vía civil la
indemnización de los daños y perjuicios sufridos, conforme al art. 36 b) de la
Ley 32/1988, de 10 de noviembre (RCL 1988\2267), de Marcas y ello es lo que
postuló el demandante en el apartado 3) del suplico de su inicial escrito de
demanda, así como que se determinara dicho extremo en período de ejecución de
sentencia».
En el
mismo o análogo sentido se han pronunciado las SSTS de 10 octubre 2001 (RJ 2001\8794)[61],
20 julio 1999 (RJ 5053)[62], STS
de 23 febrero 1998 (RJ 1164)[63], 15 julio 1994 (RJ 1994\6440)[64],
entre otras.
No obstante, no puede hablarse de un asentado cambio
de rumbo jurisprudencial, pues esta doctrina convive con la anterior, y así hay
sentencias relativamente recientes que sigue exigiendo una prueba de los daños
en el proceso declarativo, aunque se difiera su cuantificación a la fase de
ejecución de sentencia. Se dice así que remitir la cuantificación de los daños
a la fase de ejecución de sentencia exige que en la fase declarativa del juicio
se declare la existencia de los daños que se reclaman, y se establezcan las
bases para su fijación exacta en fase de ejecución de sentencia, puesto que la
violación del derecho de marca no implica “per se” la existencia de perjuicios
a su titular. Sirva de muestra la STS de 20 julio 2000 (RJ 6186), según la
cual,
«… la indemnización de daños y
perjuicios por violación del derecho de marca no es legalmente consecuencia
fatal de dicha violación, «ya que en el propio texto de los preceptos se puede
ver la exigencia de prueba que los mismos establecen y que ya establecía su
precedente artículo 123 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio
de 1929 en su Texto refundido de 30 de abril de 1930 con el empleo del
subjuntivo, y como tal eventual, «hayan ocasionado» refiriéndose a la indemnización de daños y perjuicios por
quienes lesionen su derecho de marca, expresión hipotética que se sostiene
con variación gramatical en el artículo 36 b) de la Ley de Marcas –«daños y perjuicios sufridos» y como
tales demostrables–, en el artículo 37 de la misma –«daños y perjuicios causados» por lo tanto a demostrar– y en el
artículo 38 al permitir calcularlos sobre las tres posibilidades relacionadas
con el ejercicio por el infractor de su actividad coincidente con la del
titular de la marca, exigencia probatoria que han contemplado y exigido, con
las demás que citan, las sentencias de esta Sala de 21 de abril de 1992 (RJ
3316) y 25 de noviembre de 1994 (RJ 9162) que, como no podían menos, no se
apartan de la naturaleza de hecho que corresponde a daño o perjuicio y cuya exactitud de existencia, que no de su cuantía que
es de posible relegación al tiempo procesal de ejecución de sentencia en la que
se reconozca su realidad, ha de ser probado como presupuesto ineludible que es
del derecho de reparación».
En algunas sentencias se establecen los criterios que
deben tenerse en cuenta, y la actividad probatoria que debe llevarse a cabo,
para la fijación de los daños y perjuicios.
«Respecto a la indemnización
de daños y perjuicios a determinar en la fase de ejecución de sentencia, las
bases para su concreción de fijarán, previa la correspondiente prueba pericial,
en consideración al tiempo en que la demandada ha utilizado la marca referida y
las pérdidas o menoscabos económicos que, por tal uso, sufrió la actora». STS de 29 febrero 2000 (RJ 811).
En otras sentencias se consideró que
si bien la determinación de la indemnización puede hacerse en fase de ejecución
de sentencia, las bases de la misma deben ser fijadas en la sentencia dictada
en el juicio declarativo.
«… en el tema de la indemnización de daños
y perjuicios, resplandece, el correcto razonamiento del F. 9º del Juez, en
donde al especular, con ese efecto adicional afirma que habida cuenta la prohibición
para seguir utilizando la marca objeto del litigio, y ya examinando la demanda
reconvencional, razona el por qué procede la indemnización solicitada al amparo
de lo dispuesto en el art. 36 de la Ley de Marcas, puesto que el actor reconvencional, solicita
indemnización tanto por el daño emergente como por el lucro cesante, a
determinar cuantitativamente en ejecución de sentencia, habiendo optado por la del
art. 38, y presentándose un informe pericial referente a la cuantificación de
la licencia, sin perjuicio de concretar su cuantía en trámite de ejecución de
sentencia, y eso desde la fecha de requerimiento notarial de 12 de
diciembre de 1990. Argumentación que ratificada por la Sala sentenciadora, en
su F. 5º, al determinar que la aplicación por parte de la Instancia los arts.
36 y 37 de la Ley de Marcas, con aplicación en cuanto al lucro cesante de los
apartados. b) y c) del art. 38 de la Ley, a opción del perjudicado, es
perfectamente correcta y que desde luego, no puede tildársele de incongruente,
pues se ajusta a los términos del art. 360 LECiv, y en cuanto a la prueba de
los perjuicios, en su doble modalidad de los apartados b) y c) del art. 38.1º
de la Ley de Marcas, está acreditado cuanto se ha hecho constar, por lo que la
condena a indemnizar daños y perjuicios, pronunciada contra las demandadas en
reconvención no carece de fundamento alguno». STS de 17 marzo 2000 (RJ 2017)
La “técnica” de diferir de la
cuantificación de los daños a la fase de ejecución de sentencia debe
considerarse como algo relativamente extraordinario, aunque es la práctica más
extendida en el ámbito que estudiamos, hasta el punto de que ha habido alguna
sentencia que ha invalidado la cuantificación realizada por el Juzgado en el
proceso declarativo, al considerar más conveniente su fijación en la fase
ejecutiva. Se trata de la STS de 21 noviembre 2000 (RJ 9297) (caso “Bodegas
Sardá”), en un caso en el que se habían cuantificado los daños por el Juzgado
de 1ª instancia[65], pero su sentencia fue
revocada por la Audiencia, que defirió la cuantificación a la fase de ejecución
de sentencia. La actora recurre en casación, que es desestimado por el TS:
«Ni el
art. 36 de la Ley de Marcas, ni el 18 de la Ley de Competencia Desleal se
pueden reputar infringidos y el motivo debe perecer inexcusablemente por ello,
porque ambas normativas atribuyen el derecho a la indemnización de daños y
perjuicios, pero no imponen que su cuantificación se tenga que realizar
inexcusablemente en la propia sentencia y no pueda remitirse a un período
posterior.
Por lo
demás, el Tribunal «a quo» razona suficientemente en el fundamento jurídico
decimoquinto de su sentencia, los plurales motivos que le determinaron remitir
la valoración del precio de las licencias al período de ejecución. El art. 360
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la apreciación e interpretación realizada
por esta Sala, se ha proyectado en el sentido de que se ha de prescindir de tal
remisión, por razones de economía procesal, el deber de poner punto final a las
situaciones litigiosas y en beneficio de todos los litigantes «en los casos en
que el juzgador, razonablemente, aprecie en el proceso elementos de juicio
suficientes para fijar en el fallo el “quantum indemnizatorio”, como recogen, entre
otras muchas, las sentencias de 30 de marzo de 1957 (RJ 1957\1577), 3 de mayo
de 1961 (RJ 1961\1857), 2 y 22 de mayo de 1984 (RJ 1984\2500), 4 de abril de
1990 (RJ 1990\2697), 22 de junio de 1992 (RJ 1992\5412) y 14 de febrero de 1997
(RJ 1997\1418)».
El
Tribunal de instancia explicita suficientes razones para tal señalamiento en
una etapa posterior y por ello, poner ahora el acento en una pericia practicada
por un Ingeniero Agrónomo, cuando el dictamen venía referido a un tema de
propiedad industrial y donde no se cuestionó el cauce de ejecución de sentencia
para la fijación de la cuantía de los daños y perjuicios, no resulta razonable,
ni coherente, mucho más si se tiene en cuenta que el referido dictamen pericial
se basó y partió de datos ajenos al proceso y, por ende, sustraídos a la
oposición de la otra parte.»
Sea como fuere, es de esperar que
las cosas cambien sustancialmente con la aplicación de la nueva LEC, en cuanto
viene a prohibir las sentencias con reserva de liquidación. En efecto, la
vigente LEC impide que en las pretensiones de pago de una cantidad de dinero la
demanda y se limite a solicitar una sentencia declarativa del derecho a
percibir la cantidad, dejando su determinación para ejecución de sentencia, y,
en consecuencia, exige que se solicite también la condena al pago de la
cantidad reclamada, mediante la cuantificación exacta de su importe (art. 219.1
LEC). No obstante, el mismo precepto permite la posibilidad de que no siendo
posible la fijación exacta de la cuantía (en este caso indemnizatoria), se
fijen con claridad «las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la
liquidación de forma que ésta consista en una pura operación aritmética».
El número 2 del precepto citado ordena que las sentencias de condena se
pronuncien en el sentido expresado en su número 1.
Se destierra de este modo una práctica judicial muy
extendida en nuestro país, permitida por la laxitud con la que se expresaba el
art. 360 de la antigua LEC, de sentencias condenatorias con reserva de
liquidación, en las que se señalaba de manera indiciaria o aproximada el
importe del quantum indemnizatorio,
que debía ser concretado en un trámite posterior en el proceso de ejecución, lo
que planteaba numerosos problemas en esta fase de ejecución. La nueva norma
obliga, pues, al órgano jurisdiccional a que se pronuncie en la sentencia que
pone fin al proceso sobre la cuantía concreta que habrá de satisfacer el
condenado o bien, si no la señala, a que establezca con claridad las bases para
su determinación mediante una mera operación aritmética. Con ello se depura la
fase ejecutiva en estos casos de elementos netamente declarativos[66].
No obstante, deberá permitirse al
demandante cierta fluctuación en la determinación del quantum indemnizatorio en
los casos, sin duda los más frecuentes, en los que dicha cantidad haya de
fijarse mediante la práctica de los medios de prueba que se soliciten a lo
largo del proceso, lo que sucederá, por ejemplo, cuando el demandante optase
por la alternativa señalada en el aptdo. b) del art. 43.2.b) LM (conforme al
cual el lucro cesante se determina en función de los beneficios que haya
obtenido el infractor por consecuencia de la violación), cuyos datos sólo
podrán obtenerse por la consulta de los documentos contables del demandado,
cuya aportación al proceso se efectuará mediante la correspondiente solicitud
por el actor[67].
4.4. La presunción
de daños y perjuicios del art. 43.4 LM 2001.
La nueva Ley de Marcas incorpora
una nueva alternativa a favor del titular de la marca cuyo derecho ha sido
violado:
«El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada
judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a
percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de
la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios
ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una
indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios
superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores».
Se
trata de un claro caso de presunción iuris
et de iure de daños y perjuicios, que viene a mitigar la rígida doctrina
jurisprudencial sobre la prueba del daño, contenida en algunas sentencias del
Tribunal Supremo, según vimos en el apartado anterior. Se ha censurado a dicha
doctrina reprochándola el hecho de que no
tiene en cuenta que si el derecho de marca confiere a su titular la exclusiva
de su explotación en el tráfico económico, es indiscutible que toda infracción
de este derecho supone una intromisión ilegítima en el ámbito de la exclusiva,
lo cual es por sí mismo un daño[68]. La
dificultad de su prueba (casi imposible en algunas ocasiones), justifica la
imposición de una indemnización «mínima». Es posible que se den casos en los
que esta indemnización sea superior al daño efectivamente sufrido por el
titular de la marca, pero es un precio que seguramente haya de pagarse para
evitar que el patrimonio del infractor quede indemne en buena parte de las
ocasiones.
La
redacción del precepto es poco clara, en el sentido de que no se sabe muy bien
si la indemnización que pueda obtener por este concepto es compatible (y, en
consecuencia, acumulable) a la que pueda percibir mediante alguna de las
alternativas anteriores, lo que derivaría de una eventual consideración de
«daño punitivo», o cumple otra función. Las dudas provienen de la expresión «en
todo caso» de su inciso primero, y del término «además» del inciso segundo.
En principio,
no parece que este concepto indemnizatorio deba ser considerado como una
especie de daño punitivo, puesto que la imposición de una indemnización de esta
naturaleza sólo está justificada en ciertos casos y bajo ciertos presupuestos[69],
siendo así que ese uno por ciento es de aplicación «en todo caso», entendido
ahora en el sentido de que lo será sea cual fuere el criterio de imputación
aplicable[70]. En
consecuencia, la función de este concepto indemnizatorio sería meramente
subsidiaria. Es decir, entrará en juego cuando no sea previsible que el titular
de la marca vaya a obtener una indemnización más elevada mediante la opción
por alguna de las alternativas del art.
43.2 LM, por no poder acreditar la existencia de daños superiores[71].
Si obtiene una indemnización en virtud del uso de cualquiera de aquellas
alternativas, no podrá solicitar ese uno por ciento. Por todo ello, parece que
las expresiones señaladas más arriba («en todo caso» y «además») son inexactas,
particularmente la segunda[72].
La
dificultad en este caso residirá en probar ese uno por ciento de la cifra de negocios del infractor obtenida con los productos o servicios
ilícitamente marcados (prueba que, evidentemente, corresponde al titular de la
marca), habida cuenta no ya sólo de que los elementos de prueba obran en poder
del demandado (es cierto que a fin de
fijar la cuantía de los daños y perjuicios, «el titular de la marca podrá
exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para
aquella finalidad» [art. 43.4 LM], o bien pedir
tales documentos mediante las diligencias preliminares de los arts. 256 y ss.
LEC], pero no lo es menos que en buena parte de los casos será extremadamente
complicado evitar su manipulación), sino de la dificultad que existirá en
muchos casos para separar la cifra de negocios de unos productos y otros del
mismo productor o distribuidor.
5. LAS «INDEMNIZACIONES COERCITIVAS».
Aparte
de los tradicionales conceptos de las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas
de obtener, la Ley de marcas introduce un nuevo concepto indemnizatorio: la
denominada «indemnización coercitiva» (art. 44), proveniente del derecho
norteamericano llegado a Europa a través del alemán.
No debe confundirse las “indemnizaciones coercitivas”
de la LM con las “multas coercitivas” reguladas en España por vez primera en la
Ley de Defensa de la Competencia de 1989 (art. 11), así como con las
establecidas, ya con carácter general, en los arts. 710 y 711 de la LEC 2000.
Las primeras tienen en principio una naturaleza “indemnizatoria” (aunque, como
veremos, esto no deja de ser dudoso), y lo que se obtenga por ellas irá a parar
al patrimonio del perjudicado. Las segundas, por el contrario, son de
naturaleza sancionatoria de carácter público, y, en consecuencia, lo que se
ingrese por ellas está destinado a las arcas públicas.
Esta indemnización «coercitiva» se prevé exclusivamente para el
caso de condena judicial a la cesación de los actos de violación, y el
condenado incumpla la orden (¿de la sentencia firme? [parece que no es necesario
que sea firme, pues la cesación puede pedirse en ejecución provisional de
sentencias dictadas en 1ª instancia –arts. 524 ss. LEC-]).
Según el art. 44 LM («Indemnizaciones
coercitivas»), «Cuando se condene a
la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una
indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día
transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El
importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación
de indemnizar se fijará(n) [73] en
ejecución de sentencia».
En el proyecto de Ley la rúbrica
de este artículo era la de «multas coercitivas», pero durante la tramitación
parlamentaria se señaló que la figura que regulaba el precepto estaba lejos de
poder ser calificada de multa, constituyendo una auténtica indemnización[74].
Se
trata de un concepto poco claro. Por una parte, en el texto del precepto habla
de indemnización, mientras que su rúbrica reza «indemnización coercitiva». Es decir, que mientras por una
parte parece destinado a “sancionar” al condenado que persista en la actividad
ilegítima, por otra su función es de naturaleza indemnizatoria. Que sea una
cosa u otra no es cosa baladí, porque si es “sanción”, concebida como una
especie de «daño punitivo», el titular del derecho de
marca violado podrá exigir, además, la indemnización de los daños causados por
la continuación de la actividad ilegítima, mientras que si es indemnización,
sustituirá a tal pretensión.
Del texto del precepto parece
inducirse que su naturaleza es mixta. Es decir, de una parte indemnizatoria, de
modo que recibida una cantidad por este concepto, el titular del derecho de
marca nada podrá pedir en concepto de indemnización de los daños y perjuicios
que pueda causarle el uso ilegítimo del signo distintivo durante el periodo de
tiempo considerado. Naturalmente, si el titular de la marca prueba que ha
sufrido un daño superior durante ese periodo, lo que deberá hacerse en fase de
ejecución de sentencia, podrá pedir la indemnización por el daño acreditado[75].
De otra parte, esta
indemnización es “coercitiva” o «punitiva», en el sentido de que para recibir una cantidad por este concepto, el
perjudicado no estará obligado a acreditar daño alguno. En tal caso, más que de
indemnización, estaríamos ante una sanción económica de naturaleza
punitivo-disuasoria en favor del titular de derecho de marca (multa privada)[76],
por una conducta del infractor del derecho de marca que habría de calificarse
de intolerable o particularmente antisocial, lo que constituye uno de los
presupuestos de la aplicación de los daños punitivos[77].
Este tipo de “indemnizaciones” están
también justificadas por el hecho de que no es infrecuente en estos sectores
económicos que los beneficios obtenidos por el infractor sean superiores a los
daños que puedan causar a los titulares de los derechos ilegítimamente
utilizados. Puede darse el caso de que el uso de una determinada marca
proporcione un elevado beneficio al infractor, y sin embargo cause un daño muy
leve a su titular, casos en los que se suele admitir la aplicación de penas
privadas o daños punitivos, porque en ellos la mera indemnización no supone
gravamen alguno para el infractor o es prácticamente inapreciable[78].
Como quiera que todo daño
punitivo tiene un componente de disuasión, es preciso que la cuantía fijada en
ejecución de sentencia sea lo suficientemente elevada como para desaconsejar al
condenado a continuar con la conducta ilegítima, pues los 600 euros de que
habla el precepto es una cantidad mínima.
Esto se justifica en el hecho de que, como se ha
señalado, el derecho de marca se encuentra protegido en nuestro Ordenamiento
por una regla de propiedad, en el sentido de que su titular puede cederlo o
transmitirlo por el título que fuere, quedando a la voluntad de las partes la
decisión de hacerlo así como el precio de la transmisión. Sin embargo, cuando
el derecho de marca resulta infringido por un tercero se priva a su titular de
la posibilidad de decidir sobre su cesión. Ésta queda al arbitrio de la voluntad
del infractor, que sólo estará obligado a indemnizar los daños causados al
titular de la marca. De este modo, la regla de propiedad que protege el derecho
de marca se transforma en una regla de responsabilidad, pues el titular del
derecho es privado de él sin su voluntad[79]. Por
ello, el restablecimiento del derecho de éste exige que los beneficios
obtenidos por el infractor como consecuencia de la conducta ilegítima no
compense la cantidad que deba satisfacer en concepto de indemnización de daños;
particularmente cuando media ya una sentencia que le condena a cesar en su
actividad ilícita. Por ello, para la
fijación de la cantidad que diariamente deba satisfacer el infractor habrá de
tenerse en cuenta las circunstancias que concurran en cada caso, singularmente
las expresadas en el aptdo. 3 del art. 43 LM.
Precisamente, la evitación de la conversión de las
reglas de propiedad en reglas de responsabilidad es, a juicio de CALABRESI y
MELAMED, la justificación del empleo tanto de las sanciones penales como de las
indemnizaciones que exceden de la mera reparación de los perjuicios (daños
punitivos)[80].
Y si es
cierto que la propiedad industrial se encuentra también protegida por normas
penales (arts. 273 y ss., CP), consustancialmente de carácter disuasorio, no lo
es menos que en no pocos casos es más efectiva la protección civil que la
penal. La efectividad de protección de cada uno de tales órdenes dependerá de
las circunstancias del caso concreto.
Lógicamente, en caso de
insolvencia del infractor y cuando la imputación a título personal (de persona
física) sea clara, las únicas medidas efectivas serán las del orden punitivo.
Por el contrario, en los casos de situación de solvencia y de indefinición
personal del imputable (el infractor es persona jurídica, sin que sea
fácilmente la determinación de la persona física a la que puede imputarse el
hecho delictivo), serán mucho más eficaces las normas civiles y, en su caso,
las administrativas.
6. OTROS DAÑOS
INDEMNIZABLES: LOS DAÑOS MORALES.
Se
pregunta si la enumeración de las acciones en defensa del derecho de marca y,
en concreto, de los daños indemnizables, es de carácter cerrado, o, por el
contrario, el titular del derecho violado puede exigir la reparación de otro
tipo de daños. La cuestión se plantea en concreto sobre la indemnizabilidad de
los daños morales.
En
principio, el art. 42.1 LM se refiere a la indemnización de daños y perjuicios
por las pérdidas sufridas y de las ganancias dejadas de obtener. Sin
embargo, a continuación alude también a la indemnización del «prestigio causado
a la marca», concepto indemnizatorio en el que cabe englobar daños diferentes a
los exclusivamente patrimoniales, que en el caso de las personas jurídicas han
de referirse a todo lo que cabe englobar dentro del concepto “prestigio”
(imagen y buen nombre de la marca en el mercado), y que cuando afecta a las
personas físicas puede englobar igualmente los daños morales.
Un buen ejemplo de esto último
lo proporciona la STS de 18 febrero 1999
(RJ 660). Los hechos fueron los siguientes:
a)
Dª Antonia M. P. inscribió en el Registro de la Propiedad Industrial la marca
consistente en el nombre artístico «Antoñita de Linares». La RENFE, en
concierto con la Compañía Mercantil «El Viso Publicidad, SA» (partes demandadas),
llevó a cabo en el verano de 1989 una campaña de promoción de la denominada
Tarjeta Joven, para fomentar el viaje por ferrocarril, utilizando a uno de sus
protagonistas publicitarios con el nombre «Antoñita Linares», sin haber
obtenido consentimiento ni autorización alguna de la recurrente; c) El referido
personaje cuenta su historia, que pretende ser atractiva y graciosa, y en la
que se le hace decir, entre otras cosas, «que cuando me despidieron de la
peluquería, porque las clientes se achicharraban en el secador, traspuestas con
mi arte, pues me entró una depresión y una congoja muy grandes que no quiero ni
acordarme. Hasta que descubrí la Tarjeta Joven de RENFE con la que pude viajar
por España y el extranjero y así empecé a dar «chous», a abarrotar discotecas,
a grabar discos y, ya ves, me he convertido en una gran estrella de la canción
«acid» española. Y todo se lo debo a la Tarjeta Joven de RENFE y a mi público
que tanto me quiere y tanto me admira». Y d) La referida campaña tuvo amplia
difusión nacional a través de la prensa, revistas, radio, murales
publicitarios, etcétera.
Dª Antonia M.P. demandó a ambas
entidades, solicitando el pago de una
indemnización de 10.000.000 de pesetas, que deberían haber pagado a doña
Antonia M. P., por la concesión de la licencia que les hubiera permitido
utilizar su nombre registrado, así como a la cantidad de 5.000.000 de pesetas,
por los daños morales y efectos indirectos causados. La demanda fue desestimada
en ambas instancias, sobre la base de que entre ambas marcas había claras
diferencias, que no había “riesgo de confusión” de los consumidores, y que “las
exigencias de la competencia comercial están diluidas, en tanto que los
círculos de actuación no son coincidentes”.
Presentado recurso de
casación por la actora, es estimado por el Tribunal Supremo, en atención a las
siguientes consideraciones:
«En cuanto a la reparación de daños morales, si bien la Ley de Marcas no la contempla, tampoco
la prohíbe expresamente. En el caso presente ha de atenderse a su especialidad,
que impone la estimación, si bien en la cantidad de 3.500.000 pesetas, por
corresponder a los Tribunales su libre apreciación y cuantificación. La
recurrente ha venido a resultar afectada en su actividad artística-comercial y
sobre todo en su prestigio y sensibilidad de artista, al comprobar que su
nombre, ganado con un trabajo continuado, y que gozó del favor del público,
reconocedor de sus condiciones de intérprete de la canción española, se vio
utilizado a sus espaldas en una propaganda muy poco elogiosa de sus méritos, y
que más bien se aprovecha de su fama, dando una versión que se acerca a lo
grotesco y ridículo. / Los daños morales proceden cuando se da causación
voluntaria y el restablecimiento económico no resulta suficientemente cumplido
con la indemnización de los materiales, al afectar a parcelas íntimas del ser
humano, como son sus sentimientos y propia estima, afectados por el
sufrimiento, desasosiego e intranquilidad derivados de la situación creada y
que se les impone, la que no está huérfana de amparo legal, ya que el
artículo 1107 del Código Civil se refiere a todos los daños, como reconoció la
Sentencia de 9 de diciembre de 1949 (RJ 1949\1463) y muchas posteriores, entre
ellas las de 3-6-1991 (RJ 1991\4407) y 27-7-1994 (RJ 1994\6787)».
Además
de los daños materiales y, en su caso, morales, la jurisprudencia también ha
considerado indemnizables otro tipo de bienes inmateriales. Dice así la STS de 2 octubre 1997 (RJ 7099) que «junto
a los valores materiales lesionados con
la violación de la marca se lesionan también valores inmateriales (prestigio,
clientela, calidad normalmente empleada, etc.) y aunque se dé carencia de
probanza directa sobre los mismos, ello no puede impedir que se valoren por los
Tribunales de justicia».
7. PRESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y LÍMITE TEMPORAL DE LOS DAÑOS INDEMNIZABLES.
El art.
45 LM, que recoge textualmente los arts. 39 y 38.4 de la
antigua Ley de Marcas (que a su vez lo hizo del art. 71 LPat), se ocupa de los plazos para el
ejercicio de las acciones civiles de defensa del derecho de marca bajo la
rúbrica «Prescripción
de acciones». La rúbrica
es inexacta, puesto que junto con un plazo de prescripción se contiene (núm. 1)
se contiene otro que hace referencia al límite temporal de los daños
indemnizables.
Según
el citado precepto,
«1. Las acciones civiles
derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años,
contados desde el día en que pudieron ejercitarse.
2. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en
relación con los actos de violación realizados durante los cinco años
anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción».
Como digo, el número 1 establece un
plazo de prescripción de las acciones derivadas de la violación del derecho de
marcas que, en lo que ahora interesa, es el aplicable a la acción de
reclamación de daños y perjuicios. El plazo es de cinco años, que amplía
considerablemente el plazo general de prescripción de este tipo de acciones
que, como se sabe, es el de un año del art. 1968º CC, y que, aunque referido al
artículo 1902 del propio CC, ha de considerarse aplicable, con tal carácter
general a todas las acciones de reclamación de daños extracontractuales que no
tengan señalado plazo especial[81].
En cuanto al comienzo del cómputo de
este plazo, se sigue la regla general de prescripción de las acciones (la actio nata del art. 1969 CC), con lo que
se aparta la norma del criterio específico que para dicha circunstancia de la
prescripción de las acciones de reclamación de daños se contiene en el art.
1968.2º CC que, como se sabe, lo fija en el momento en que «lo supo el agraviado».
La prescripción de estas acciones
sigue las reglas del Código civil en cuanto a la interrupción del plazo y su
extensión a los obligados solidariamente (arts. 1973 y 1974).
Plazo diferente al de prescripción
es el señalado en el número 2. Esta previsión está pensando en los casos en que
han transcurrido más de cinco años desde el momento que pudo ejercitarse la
acción (o, por decirlo con más exactitud, desde el momento en que comenzó la
actividad en perjuicio del derecho de marca y/o de la manifestación de los
daños), y pone límite temporal a los daños indemnizables. Sólo pueden
reclamarse los sufridos por el actor en los cinco años inmediatamente
anteriores al ejercicio de la correspondiente acción, aunque hubiera daños
anteriores.
El precepto parte de la base de que
la actividad que implica una violación del derecho de marca es de carácter
continuado, de suerte que se están generando daños durante un periodo de tiempo
más o menos prolongado.
La razón de esta norma es que la prescripción puede interrumpirse, de
modo que es posible su pervivencia sine
die, con lo que el perjudicado podría reclamar por daños sufridos mucho
tiempo atrás. Su ratio es muy similar
a la prescripción de cinco años del art. 1966 CC en los casos de obligaciones
que deben pagarse periódicamente. De lo que se trata con esta norma es que el
deudor no se vea obligado a pagar cantidades muy elevadas de una sola vez. Lo
que sucede es que en estos casos el régimen de prescripción no es útil, por la
razón antedicha de la posibilidad de interrupción, con lo que queda burlado tal
propósito. Por ello es más razonable sostener que el acreedor sólo puede
reclamar las prestaciones devengadas durante los cinco años inmediatamente
anteriores a la presentación de la demanda[82].
Adviértase también que este plazo no es exactamente de decadencia o
caducidad del derecho a reclamar, que vemos en otras leyes especiales de
responsabilidad (cfr. art. 13 de la Ley 22/1994, de 6 julio, sobre
responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos),
caracterizado por la pérdida del derecho a reclamar del perjudicado una vez pasado
cierto tiempo sin que se haya ejercitado la correspondiente acción, con independencia
de cuándo hubiera comenzado el plazo de prescripción para el ejercicio de la
misma. Para ser exactos, en el caso que estudiamos estaríamos ante una
hipótesis de caducidad del derecho a reclamar daños acaecidos con anterioridad
a cierto momento temporal.
8. LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y
PERJUICIOS EN LA ACCION DE NULIDAD DE
MARCA.
Acabamos de ver que al regular el
derecho a la indemnización como consecuencia de la violación del derecho de
marca, la Ley de Marcas establece diferentes criterios de imputación según cual
sea la situación en la que se encuentre el derecho, particularmente en lo
relativo a su publicidad, así como en atención al tipo de lesión. La
publicidad, registral o extraregistral, da a conocer a terceros la existencia
de la marca, por lo que a partir del momento en que ésta es o se hace pública
(bien mediante la publicación de la solicitud de marca, bien mediante la publicación
de su concesión, bien mediante la comunicación directa a determinadas personas,
bien, en fin, por tratarse de una marca notoria o renombrada), todo aquel que
no sea su titular deberá abstenerse de llevar a cabo conductas que impliquen
una vulneración ilegítima del derecho de marca (ius prohibendi).
Pero la indemnización de daños y
perjuicios puede exigirse también cuando esa utilización ilegítima provenga del
propio titular registral de la misma, lo que singularmente sucede en los casos
de nulidad de la marca, materia de la que
se ocupan los arts. 51 a 54 LM. Con
la acción dirigida a la declaración de nulidad de la marca registrada puede
pretenderse también la indemnización por los daños sufridos por el demandante
como consecuencia de ese uso. Lo que sucede es que para que pueda obtener esa indemnización
se exige una conducta del demandado particularmente grave: es preciso que
concurra mala fe del titular de la marca registrada que se impugna. Así lo
exigía el art. 50.2 de la antigua LM, y lo hace el art. 54.2 de la nueva («Sin
perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar
cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe»).
El art. 51 LM, que se ocupa de las
causas de nulidad absoluta del registro de marca, señala como una de las causas
la actuación de mala fe del solicitante de la concesión de la marca al
presentar la solicitud [aptdo. 1.b)][83]. A
los efectos que estudiamos, por mala fe debe entenderse la conducta consciente
de que el registro de la marca era ilegítimo y de que ese registro y/o el uso
de la marca podría causar daños a terceros, normalmente el titular “real” de la
marca. Normalmente, la mala fe se
traduce en estos casos en el conocimiento del titular de la marca registrada
que ésta coincidía con otra susceptible de tutela jurídica.
La STS de 12 noviembre 1993 (RJ 8762) (Caso «Espetec»), proporciona un
excelente ejemplo:
Se trataba de
una acción dirigida a la declaración de nulidad de la marca registrada «Espectec»
por tratarse de denominación genérica (especie de “fuet” o “salchichón”). El
demandado, Sr. T., tenía registrada la marca “Espetec”, y mediante carta de
fecha 24-4-1986 se dirigió a «Criven SA»
conminándola a que se abstuviera de usar la denominación «Espetec», con la
advertencia de que, en caso contrario, se vería obligado a ejercitar las
acciones legales correspondientes. La sociedad requerida contestó el 15 julio
siguiente, señalando que suspendería de momento la utilización de «Espetec» «en
acatamiento de la más estricta legalidad», dada la inscripción de la marca a
favor del señor T., pero que procedería a solicitar su anulación, lo que hizo
posteriormente, solicitando, además, la indemnización de los daños y perjuicios
que le había causado de la suspensión de la citada denominación. Ambas
pretensiones fueron estimadas por el Juzgado de 1ª instancia, cuya sentencia
fue confirmada por la Audiencia, en la consideración de «que no puede estimarse
lícito el hecho de autos de paralizar las ventas de una Empresa mediante
requerimiento basado en la certificación de un organismo oficial siendo así que
los Tribunales califican tal certificación como abusiva, y a la par, la
civilizada conducta del actor suspendiendo su actividad comercial en espera de
la decisión judicial».
El demandado interpuso recurso de casación, que fue
acogido en cuanto a la pretensión de daños y perjuicios. Según el TS,
«lo decisivo es determinar si en la
conducta del señor T. se aprecia el elemento de culpa que es esencial para dar
lugar a la responsabilidad patrimonial definida en el art. 1902, y lo cierto es
que no puede llegarse a la conclusión obtenida por la Sala de instancia, dado
que: a) El señor T. era titular de la marca «Espetec» y, en principio, ejerció
sus derechos a impedir la utilización de la misma por otras personas; b) Cierto
que su inscripción se anula, pero la situación en el año 1986 era tal que justifica
la conducta del hoy recurrente y no permite reputarla culposa, e igualmente fue
adecuada la de «Criven SA», o sea que, ante la incertidumbre sobre la
resolución que en definitiva se pronunciará sobre la marca en cuestión, ambos
actuaron correctamente; c) En conclusión, ha de negarse que el hecho de que el
titular de la marca dirija un requerimiento a quien también la está utilizando,
para que se abstenga de esta actividad, constituye una acción culposa
desencadenante de responsabilidad con base en el art. 1902 si posteriormente se
anula la inscripción de aquélla; y d) Ni siquiera es sostenible que el señor T.
ejercitase su derecho de modo anormal o excesivo, sino que se mantuvo dentro de
«los límites normales» de su ejercicio (art. 7.2 del Código Civil), siendo de
notar que aquel derecho se presentaba como objetiva y externamente legal y que,
ni indiciariamente, cabe considerar que se actuara, ni objetiva ni
subjetivamente, en forma abusiva».
En cuanto al alcance de la
legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad de la marca inscrita, el
art. 51 LM no contiene referencia alguna sobre este extremo, por lo que, dada
el alcance máximo de la ineficacia, legitimados para ello lo están todas las
personas interesadas en que se declare esa nulidad.
El problema se plantea respecto
de la acción de indemnización de daños y perjuicios. El art. 54.2 LM no alude a
la legitimación activa, pero como quiera que quien sufra daños como
consecuencia de la utilización de una marca que resultó ser nula está
legitimado para instar la nulidad, también lo está para exigir la indemnización
de daños por la vía de este art. 54.2 LM, siempre, naturalmente, que sea la
persona efectivamente perjudicada. Ni en uno ni en otro caso se exige que el demandante
tenga inscrito su derecho de marca, con mayor motivo cuando se trata del
titular de una marca no registrada, pero notoria, a quien protege, además, el
art. 38.2 LM 2001.
Por consiguiente, no parece que la
legitimación para el ejercicio de ambas acciones esté condicionada a que el
actor tenga inscrita su marca o, al menos, solicitada[84]. Téngase en cuenta, además, que
la acción es aquí la del art. 54.2 LM 2001 (antiguo art. 50.2 de la antigua LM)
y no la de los arts. 40 y ss., que sí se refieren al titular de una marca
registrada, aunque, como hemos visto, cabe hacerla extensible al titular de una
marca no registrada, pero siempre que sea notoria o renombrada, o en los casos
previstos en el art. 38 LM (protección provisional de la marca) (v. supra, aptdo. 2.2).
Esto se ve
claramente en el caso resuelto por la STS
de 17 noviembre 1999 (RJ 8613) (caso «Productos Artesanos La Ermita»). Los
hechos fueron los siguientes: las partes en el proceso concertaron un contrato
de arrendamiento de industria o empresa por un plazo de un año por el que,
entre otros, se confería a los arrendatarios en cuanto tales la facultad de
usar la denominación comercial «Productos Artesanos La Ermita», bajo la cual
había venido actuando en el tráfico el arrendador desde 1985, para distinguir
en el mercado local sus artículos artesanos de pastelería y confitería
artesanal. El arrendador no tenía registrada la citada marca. A punto de
finalizar el arrendamiento de empresa, los arrendatarios solicitaron en la OEPM
la inscripción a su nombre de la referida denominación como marca para
distinguir los productos señalados («Mantecados La Ermita» y «Chocolates La Ermita»).
Una vez finalizado el arrendamiento, el arrendador demandó a los arrendatarios,
que siguieron comercializando los mismos productos bajo la misma mención, al
amparo de la titularidad que ostentaban sobre su registro como marca. La
demanda fue desestimada en primera instancia, pero estimada por la Audiencia.
El demandado interpuso recurso de casación, que fue desestimado por el TS.
En lo atinente a los daños y perjuicios, el recurrente
alegaba que la indemnización prevista en el art. 34 de la antigua Ley de Marcas
(art. 38 LM 2001), se condiciona a la concesión de la titularidad de la marca
al solicitante y ello no concurre en el actor que carece de «legitimatio ad causam» para el ejercicio
de tal acción. El TS rechazó la alegación, considerando que habiéndose
reconocido el derecho del actor a la titularidad de la marca, tal legitimidad
se extiende a la solicitud de indemnización de daños y perjuicios[85].
De
igual modo, la STS de 19 mayo 1993 (RJ
3804) (Caso “Bayleis”), vista más arriba (aptdo. 2.2).
No obstante, en no pocas ocasiones
la jurisprudencia ha dado un tratamiento bastante riguroso al requisito de la
«mala fe» que con cierta frecuencia ha contrapuesto al principio qui iure suo utitur, neminem laedit, a
pesar del acogimiento de la pretensión de nulidad de la marca.
Vemos un claro ejemplo en las siguientes sentencias del TS:
· STS de 22 septiembre 1999
(RJ 6604) (caso “Nike”):
Aunque en el artículo 50 LM (antigua) se formula de una manera muy
drástica -al sentir de cierta doctrina científica- los efectos de la nulidad de la marca registrada, al proclamar que la
declaración de nulidad de la marca implica que el registro de la misma no fue
nunca válido. Y esa consecuencia lleva ineludible y lógicamente a la
exigencia de una indemnización de daños y perjuicios, pero para ello
y en este concreto extremo, se exige que la persona titular de la marca registrada
que se ha declarado nula, haya actuado de mala fe.
Y desde luego, en este aspecto, tiene razón la parte
recurrida cuando afirma que no se puede acusar de mala fe a una empresa que se
limita a usar en el mercado marcas que el Registro de la Propiedad Industrial,
razonada y motivadamente ha acordado inscribir su nombre; ni tampoco por el simple
hecho de solicitar una marca registrada que potencialmente pudiera entrar en
colisión con otras marcas también registradas.
· STS de 23 mayo 1994 (RJ 3735) (Caso “Viajes Europa
Tours”)
«… si bien es cierto que la actora recurrente alega,
como fundamentos jurídicos de su demanda, los preceptos de la Ley 32/1988 que
regulan las acciones por violación del derecho de marca, aplicables a los
nombres comerciales por la remisión del artículo 81, y que en el suplico se
solicita tanto la indemnización de daños y perjuicios, a regular su cuantía de
acuerdo con el artículo 38.2.c), como la adopción de las medidas establecidas
en el artículo 36, lo cual supone el ejercicio de una acción por violación del
derecho que nos ocupa, es necesario que, para su estimación, concurran los requisitos
que se desprenden de la regulación legal de esta clase de acciones, diferentes,
se repite, de las acciones de nulidad. En el presente caso se trata de una
acción ejercitada por el titular de un nombre comercial registrado a su favor
con anterioridad al registro del nombre comercial de la sociedad demandada,
entre cuyos nombres comerciales existe identidad tal que determina la nulidad
del segundo, como así ha sido declarado por la sentencia recurrida; ahora bien,
en tanto no se declare la nulidad del
registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, ésta se
hallaba facultada para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico
económico, de acuerdo con el artículo 30, inciso primero, de la Ley de Marcas,
al igual que lo estaba la ahora recurrente para utilizar el suyo; por ello,
habiéndose limitado a la recurrida a usar el nombre comercial cuyo registro
obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del
derecho de la actora, conforme al viejo principio «qui iure suo utitur, nemine
laedit», puesto que como se dice en el artículo 31, las acciones del
artículo 35 se podrán ejercitar «frente a los terceros que utilicen en el
tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante...»,
siendo, por tanto, tercero quien no está protegido por el Registro, no quien,
como la sociedad demandada, utiliza su derecho al amparo de su titularidad
registral, sin perjuicio de que, existiendo alguna de las causas de nulidad
establecidas en la Ley, pueda ejercitarse la acción de nulidad al amparo del
principio de prioridad registral» (FD 2º).
Ver sobre esto mismo la STS de 30 mayo 1990 (RJ 4102),
sobre modelos de utilidad.
Cosa diferente debe ocurrir cuando el infractor
utiliza la marca amparado por un convenio con su titular, por el que éste le
autoriza temporalmente a esa utilización, y registrando una marca similar
continúa su uso una vez transcurrido el plazo por el que se le concedió aquel derecho.
En el caso de la SAP Murcia (secc.
2ª), de 25 noviembre 2002 (AC 2003, 522), el actor solicitaba una indemnización
de daños y perjuicios por estar previstos en el citado contrato, ya que en el
mismo se autorizaba a «Filippini España, SA» para que usara la marca comercial
de nombre Filippini y el logotipo correspondiente hasta el 1 de enero de 1999,
transcurrida dicha fecha Félix debería indemnizar al actor en una concreta
cantidad de dinero por cada trimestre transcurrido. Al amparo de esa
autorización, la entidad demandada registró a su favor la marca y un logotipo
análogo a la de la concedida, continuando con el uso de ésta una vez expirado
el plazo por el que fue autorizada.
El titular de la marca demandó a las
mercantiles «GMI Filippini, SL» y «AT & M Filippini, SL» por haber cambiado
la denominación social, por utilización indebida de la marca «Filippini
España», solicitando que se declare la nulidad de la denominación social «GMI
Filippini, S.L.» de la marca autorizada a dicha mercantil, que se declare la
nulidad de la denominación social «AT & y M Filippini, S.L.» y la
consiguiente indemnización de daños y perjuicios.
«Para poder pronunciarnos sobre dicha
indemnización hemos de partir del hecho acreditado de que «Filippini España,
SA» solicitó el 18 de febrero de 1997 (antes de la modificación del primer
contrato) la concesión de una nueva marca conteniendo el hombre «Fílippini
España» unido al logotipo de un círculo de fondo oscuro sobre el que se inserta
la imagen de un ave con sus alas extendidas (f. 207), siéndole concedida tal
marca por el oficina Española de Patentes y Marcas con el nº ... con fecha 6 de
abril de 1998 (f. 153) es decir cuando todavía podía utilizar «Filippini
España, SA» la marca del actor nº 1582177 consistente en la palabra «Filippini»
entre dos líneas, cortada la primera por una corona y la segunda por la cabeza
de un águila (f. 47) ya que podía hacerlo hasta el 1 de enero de 1999 en base
al contrato de 28 de noviembre de 1996.
Es la
autorización del organismo competente la que dio cobijo a «Filippini España,
SA» para utilizar, vencido el plazo concedido, una nueva marca comercial
después del 1 de enero de 1999, con lo que dicha mercantil bien pudo estar
confiada en que ninguna vulneración de la Ley de Marcas (RCL 1988\2267) se
había producido al tener la marca ... su correspondiente amparo en un registro
público que ningún obstáculo había observado para su concesión. Ello impide por
tanto estimar que «Filippini España, SA» incurre en una conducta desleal
susceptible de ser indemnizada conforme a la cláusula tercera del contrato de
1996, pues sólo la sentencia ahora apelada es la que ha acordado definitivamente
la nulidad de dicha marca en la declaración segunda en base a los argumentos
recogidos en su fundamentación jurídica (f. 334).
Así
pues debe mantenerse el fallo de la sentencia que excluye la indemnización pero
por el motivo de haber actuado el Sr. ... amparado por la Oficina de Patentes y
Marcas, no acogiendo esta Sala el motivo recogido en dicha sentencia de
rechazar la indemnización por no haberla usado, pues esta Sala estima que la
marca mixta nº ... sí fue usada en fechas posteriores al 1 de enero de 1999
según se desprende del Catálogo (f. 103 a 106), del CD (f. 107) y de las fotocopias
de documentos y cartas (f. 133 a 137) aportados por la actora; no siendo
relevantes para apreciar dicho uso los documentos aportados como nº 16 a 22.
CUARTO.-
En conclusión no procede fijar
indemnización alguna por cuanto «Filippini España, SA» actuó en la confianza de
que podía usar la marca reconocida por un Registro Público, con independencia
de que ya no pueda utilizar en lo sucesivo cualquier marca con la expresión
Filippini por los argumentos recogidos en la sentencia que ha acordado anular
la marca mixta concedida el 6 de abril de 1998.»
Lo que sucede es que en este caso,
al amparo de una autorización, el demandado utiliza una marca y un logotipo
similar a aquel para el que obtuvo una autorización de uso, aprovechando la
cual los inscribió a su favor en el RPI, y al amparo de ésta inscripción
continuó su actividad anterior, vencida ya la autorización de uso. Y esto, por
mucho que se diga lo contrario, es una conducta desleal, o contraria a la buena
fe. Téngase en cuenta que el Juzgado de 1ª Instancia, después de haber
declarado la nulidad de la marca y el logotipo, denegó la indemnización por
considerar que la demandada no había utilizado ambos elementos con
posterioridad al vencimiento de la autorización. Sin embargo, la Audiencia
consideró probada dicha utilización, pero denegó igualmente la indemnización al
considerar que «”Filippini España, SA” actuó en la confianza de que podía usar
la marca reconocida por un Registro Público, con independencia de que ya no
pueda utilizar en lo sucesivo cualquier marca con la expresión Filippini». Es
cierto que la declaración de nulidad de la marca no implica “per se” una
conducta contraria a la buena fe, pero de los datos del caso concreto existen
claros indicios de conducta desleal y de mala fe de las entidades demandadas.
Mucho más correcta es en este punto la STS de 17
noviembre 1999 (RJ 8613) (caso «Productos artesanos La Ermita»), vista más
arriba, sobre un caso análogo, si bien el demandado no basó su defensa en la
ausencia de mala fe, sino en la falta de legitimación pasiva del actor, al no
tener registrada la marca.
Cabe
decir, por último, que la acción dirigida a pedir la nulidad absoluta de la
marca registrada es imprescriptible (art. 51.2 LM).
9. ELEMENTOS PROCESALES.
9.1. Consideraciones generales.
Las acciones en defensa del derecho de marca están
sometidas a un particular régimen procesal, derivado de la remisión que la disp. adic. 1ª LM 2001 hace a
las normas contenidas en el Título XIII
de la Ley de Patentes de 1986, disponiendo que tales normas «serán
de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la
presente Ley, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza,
a excepción del artículo 128 de dicha Ley». Los preceptos que
integran el referido Título de la LPat instituyen una serie de reglas
especiales en cuanto al orden
jurisdiccional al que se le atribuye el conocimiento de los litigios que se susciten
como consecuencia del ejercicio de acciones derivadas de la Ley de
Patentes (y, por extensión, de la Ley de Marcas), que corresponde a los órganos
de la Jurisdicción ordinaria, fuera cual fuese su clase y naturaleza (art. 123
LPat)[86]. Se
ocupan también de la legitimación activa,
la jurisdicción competente, etc. Ha de señalarse, no obstante, que algunas de
las normas contenidas en dicho Título han sido expresamente derogadas o
sustitudas por la LEC 2000 (otras lo han sido de forma tácita) y por la propia
Ley de Marcas de 2001.
También conviene hacer referencia al alcance de la
jurisdicción de los tribunales españoles en los casos en los que exista algún
componente de carácter internacional. En este punto, la LOPJ dispone que en el
orden civil serán competentes los juzgados y tribunales españoles, con carácter
exclusivo, «en materia de inscripciones o de validez de patente y otros
derechos sometidos a depósito o registro cuando se hubiere solicitado o
efectuado en España el depósito o registro» (art. 22.1º). Tal atribución
exclusiva resulta de la consideración de servicio público del Registro de
derechos sobre propiedad industrial, así como el carácter profundamente
territorial de la materia registral.
No
obstante, este criterio de atribución de competencias ha sido interpretado de
forma restrictiva por el TJCE, que ha considerado incluido dentro del elenco de
pretensiones ejercitables por un titular de un derecho de propiedad industrial,
únicamente «los litigios relativos a la validez, la existencia o la caducidad
de la patente (en nuestro caso, marca) o a la reivindicación de un derecho de
prioridad fundado en un depósito anterior» (STJCE de 15 noviembre 1983; asunto
288/82; Duijnstee contra Goderbauer). De este modo, y como se ha
señalado, «el Tribunal comunitario
incluye en el ámbito del art. 22.4 Reglamento 44/01 y, por ende, del art. 22.1
LOPJ, los litigios que posean alguna trascendencia en el registro nacional de
cada Estado, quedando fuera del ámbito competencial del citado precepto y,
sometido, en consecuencia, a la libre disponibilidad de las partes, otros
asuntos, tales como la titularidad de los derechos inscritos, los efectos de
las inscripciones, las vulneraciones por actos ilícitos de terceros, así como
los litigios originados por las posibles licencias concedidas para la
explotación de las diferentes modalidades de creaciones industriales o signos
distintivos, en cuyo caso constituyen fueros disponibles para las partes»[87].
9.2. Legitimación.
9.2.1.
Legitimación activa.
A) Legitimación activa del titular del derecho.
El art. 124 LPat se ocupa de la legitimación activa para el ejercicio de las acciones de defensa del
derecho de que se trate (en nuestro caso de marca), o, por mejor decirlo, de su
alcance, pues no menciona al titular de la patente (o marca), ya que la
legitimación de éste ya se recoge en otros preceptos de la misma Ley.
En
efecto, legitimado activamente para el ejercicio de las acciones de defensa del
derecho de marca lo está, en primer y preferente lugar, el titular del derecho
(arts. 40 y ss. LM)[88]. No obstante, y como luego veremos,
no está claro en la Ley si la legitimación la tiene tan sólo el titular de una
marca registrada, o se amplía a otros casos en los que no lo está.
Si la
marca pertenece proindiviso a varios titulares (no confundir con las marcas
colectivas, reguladas en los arts. 62 y ss. LM), cada uno de ellos podrá por sí solo ejercitar las acciones
civiles y criminales en defensa de la marca, si bien «deberá
notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las
mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos»
(art. 46.1 LM), Se sigue así a la Ley de Patentes [art. 72.2.d)], y se corrige
la laguna de la LM de 1988, si bien podía considerarse aplicable por analogía
el último precepto citado o, en su caso, las normas del CC sobre comunidad de
bienes. Se trata de una norma imperativa, de modo que no parece que los
partícipes puedan pactar la necesidad de la actuación conjunta o de un número
determinado de comuneros, sin perjuicio, naturalmente, de que así puedan hacerlo.
Ni la Ley de Marcas ni la de
Patentes señalan las consecuencias derivadas de la falta de notificación. La
expresión «deberá» del art. 46.1 LM parece sugerir que la notificación es un
presupuesto procesal del ejercicio de la acción. Sin embargo esto es dudoso. Es
cierto que la legitimación individual de cada comunero debe ir acompañada de la
posibilidad de que los demás puedan intervenir en el proceso, lo que sólo se
consigue mediante la notificación. En este sentido, se ha señalado que la
previsión del art. 46.1 LM constituye un supuesto de intervención provocada
prevista por el art. 14 LEC, y la exigencia de notificación del ejercicio de la
acción persigue evitar la indefensión de los copartícipes no llamados al
proceso[89]. Se
ha apuntado igualmente que esa falta de notificación podría ser utilizada fraudulentamente
por el actor, con el fin de preservar el ejercicio de posteriores pretensiones
instadas por los demás condóminos, y que esto podría evitarse si se permitiese
al demandado llamar a un tercero a través de una interpretación flexible del
art. 14.2 LEC, en virtud del cual, siempre que la ley lo permita, el demandado
podrá llamar a un tercero que no se hubiera personado en el proceso. Dicha
norma persigue evitar al demandado la obligación de personarse en tantos
litigios como condueños tuviese la marca en relación con unos mismos hechos[90].
Sin embargo, seguramente la solución
pasa más por la aplicación del derecho sustantivo que del procesal. En efecto,
los cotitulares del derecho de marca pueden considerarse acreedores solidarios
en la relación obligatoria que nace como consecuencia de la violación del
derecho, de modo que no parece que pueda hablarse aquí de una situación
litisconsorcial activa, ni sea necesario llamar a los otros cotitulares al
proceso. Se salva también así la apuntada posibilidad de fraude, puesto que el
infractor del derecho de marca no sólo queda liberado si satisface la indemnización
al demandante, sino que es a él a quien debe pagar (art. 1142 CC).
Esto viene confirmado por la jurisprudencia recaída
sobre patentes, que ha considerado que la exigencia de notificación del art,
72.2.d) LPat no puede interpretarse como un presupuesto de procedibilidad (STS
de 13 mayo 1996 [RJ 3903][91]),
sino que se trata de un deber a efectos meramente interno entre comuneros[92].
Doctrina que debe considerarse extensible a las acciones de defensa del derecho
de marcas
Cabe señalar por último, que la previsión del art.
46.1 LM está en consonancia con la doctrina jurisprudencial según la cual cada
comunero está legitimado para el ejercicio de las acciones en defensa de la
cosa común.
B) ¿Sólo hay legitimación en caso de marca registrada?
La
cuestión relativa a la legitimación activa para el ejercicio de las acciones de
defensa del derecho de marca está confusamente resuelta por la Ley de Marcas.
Por una parte su art. 40 menciona expresamente al «titular de una marca registrada»
como legitimado para el ejercicio de las acciones civiles y penales contra
quienes lesionen su derecho[93],
con lo que parece que se está legitimando exclusivamente a quien haya obtenido
la concesión de la marca y su correspondiente registro.
Sin
embargo, en los arts. 41 y 42 la referencia lo es al «titular de la marca» a secas, sin mencionar su
registro. Por su parte, el art. 43, que regula el cálculo de la indemnización
de daños y perjuicios, se refiere al «titular del registro de marca» para concederle acción de
indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca.
Poniendo
en relación los preceptos citados con el art. 38 LM, que se ocupa de la protección
provisional del derecho de marca, resulta que «el derecho
conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a
partir de la publicación de su concesión» (art. 38.1 LM), por
lo que la protección frente a terceros no
comienza en el momento en el que la marca se registra, sino cuando se publica
su concesión (cfr. art. 22.4 LM). No obstante, el titular del derecho goza de
una protección provisional erga omnes
(frente a todo tercero) a partir del
momento en el que se publica la solicitud de la marca, y también frente a
aquellos terceros a los que se hubiera notificado la presentación y el
contenido de la solicitud. En este último caso la protección comienza,
naturalmente, a partir del momento de la notificación (art. 38.2 LM).
Lo que sucede es que en estos casos
la protección se limita a conceder al solicitante una pretensión de
indemnización de daños y perjuicios. Textualmente, un «derecho
a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un
tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación
de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido»
(art. 38.1). En consecuencia, si la legitimación de los arts. 40 y ss. LM se
limita al titular de una marca registrada, la limitación habrá de referirse
necesariamente a las acciones (o pretensiones) de cesación, de adopción de
medidas preventivas o cautelares, de destrucción o cesión de productos
ilícitamente marcados y de publicación de la sentencia [esto es, a las que se
refieren las letras a), c), d) y e) del art. 41 LM], puesto que la acción de
daños y perjuicios le es concedida al titular de marca no registrada (pero que
ha presentado la solicitud de concesión) por el art. 38.1 LM.
La cuestión que debe resolverse es
si la «indemnización razonable y adecuada a las circunstancias» a que se
refiere el art. 38.1 LM es la misma que la del art. 41.c) LM. Y no es una
cuestión baladí, ya que si se consideran acciones distintas, distinto será el
régimen jurídico en extremos de tanta relevancia como el criterio de
imputación, la forma de calcular la indemnización, el régimen de prescripción
de la acción, etc. Particularmente no veo razón alguna que justifique una
diferencia de régimen jurídico entre la acción ejercitada ex art. 38.1, y la
sustentada en los art. 40 y 41.b), puesto que el alcance de la infracción y sus
efectos no depende del hecho de que la marca esté ya registrada o no, una vez
declarada la conducta ilegítima y la imputación del daño al infractor.
Existe otra excepción a la
legitimación activa general del art. 40 LM, contemplada en el propio Capítulo III del Título V de la Ley. En
efecto, en este Capítulo se alude a un supuesto en el que se concede acción a
los titulares de titular de de protección de marcas que no tienen por qué estar
necesariamente registradas. Me refiero a las marcas notorias y renombradas. La
infracción de una marca de esta naturaleza constituye un presupuesto de la
indemnización regulada por el citado título (art. 42.2 in fine) (a la que, además, resulta aplicable un criterio objetivo
de imputación), en la medida en que tales marcas disfrutan de la misma
protección que las marcas registradas (art. 34.5 LM)[94].
En consecuencia, en estos casos la legitimidad del titular de una marca de esta
naturaleza no se limita a la acción de reclamación de daños y perjuicios, sino
que se extiende a las demás pretensiones enumeradas en el art. 41.1 LM[95]
(v. supra, aptdo. 2.2.1).
C) Legitimación activa de otras personas. Los
licenciatarios de la marca.
Pero el titular del derecho de
marca no es el único que está activamente legitimado para el ejercicio de las
acciones por violación del mismo. Como veíamos más arriba, la disp. adic. 1ª de
la LM 2001 se remite, en cuanto a jurisdicción y normas procesales, y con alguna
excepción, a las normas contenidas en el
Título XIII de la Ley de Patentes de 1986. Ha de puntualizarse que a pesar de
que el Título lleva por rúbrica “Jurisdicción y normas procesales”, y la mayor
parte de sus normas son de esta naturaleza, lo cierto es que la legitimación a
que se refiere su art. 124 es de carácter material y no procesal.
Pues bien, en este Título se extiende la legitimación
para el ejercicio de las acciones derivadas de la violación del derecho al
concesionario de una licencia, diferenciando a estos efectos entre el
licenciatario exclusivo y el no exclusivo[96]. Al concesionario de una licencia exclusiva
se le otorga legitimación en los mismos términos que el propio titular del
derecho (art. 124.1 LP)[97].
En cuanto al licenciatario
no exclusivo, sólo tiene legitimación cuando haya requerido notarialmente
al titular de la marca para que entable la acción judicial correspondiente, y
éste se hubiera negado expresamente o no hubiera ejercitado la oportuna acción
dentro de un plazo de tres meses (se supone que a contar desde que le fue hecho
el requerimiento). En tal caso, y sin perjuicio de la facultad que le asiste de
solicitar del juez la adopción de medidas cautelares urgentes, el licenciatario
podrá entablar la acción en su propio nombre, acompañando el requerimiento
efectuado (art. 124.2 LP). Naturalmente, el licenciatario no exclusivo tendrá
legitimación si así se pacta en el contrato de concesión de la licencia.
En ambos casos el licenciatario deberá notificar el
ejercicio de la acción al titular de la patente o de la marca, el cual podrá
personarse e intervenir en el procedimiento (art. 124.3 LPat.).
En
cuanto a la legitimación activa de otras personas, la SAP Madrid de 11 julio
2001 reconoció la legitimación al distribuidor de la marca; con carácter
general, debe tenerla toda aquella persona que posea un título que le legitime
para utilizar el derecho de marca (v.
art. 46.2 LM).
D) Legitimación activa de las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios.
Sin
perjuicio, naturalmente, de la defensa del derecho de su titular, la legislación
sobre marcas tiene como propósito
principal, según ha declarado
reiteradamente la jurisprudencia, la protección de los consumidores,
evitando el confusionismo en el mercado (STS de 3 febrero 2003 [RJ 838], 2
junio 1998 [RJ 3755], 19 octubre 1994 [RJ 8118], 19 mayo 1993 [RJ 3804]).
Sin embargo, ni la Ley de Marcas ni
la de Patentes mencionan a las Asociaciones de consumidores y usuarios como
eventualmente legitimadas para el ejercicio de las acciones en defensa de tales
derechos. En principio parece claro que la
legitimación de estas Asociaciones no alcanza a la acción de indemnización de
daños y perjuicios, sin perjuicio de que la infracción del derecho de marca
haya causado daños a consumidores y usuarios, en cuyo caso, estarán legitimadas
para el ejercicio de la acción de reclamación de tales daños en los términos
establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 10 y 11 y concordantes)[98].
La protección de los intereses de los consumidores en estos casos se hará
normalmente a través de la Ley de Competencia desleal[99].
El art. 19.2.b) de esta Ley autoriza a las asociaciones que tengan por
finalidad la protección del consumidor a ejercitar cualquiera de las
pretensiones recogidas en los número 1º a 4º e su art. 18; esto es, la acción
declarativa de la deslealtad del acto, la de cesación o prohibición del acto
desleal, la de remoción de los efectos producidos como consecuencia del acto, y
la de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. No
están legitimadas, pues, ni para el ejercicio de la acción de resarcimiento de
daños y perjuicios, ni para la de enriquecimiento injusto.
En consecuencia, en el concreto
ámbito del derecho de marcas, la legitimación de estas asociaciones se limitaría
a la acción de cesación del uso ilegítimo del derecho de marca o, en su caso,
la solicitud ante el juez de adopción de medidas cautelares dirigidas a la
paralización del uso ilícito de la marca.
9.2.2.
Legitimación pasiva.
Están
pasivamente legitimados en el ejercicio de la acción de indemnización de daños
y perjuicios todos aquellos que lesionen ilegítimamente el derecho del titular
de la marca, llevando a cabo cualquiera de las conductas expresadas en el art.
34.2 y 3 LM.
De
igual modo, el titular de la marca podrá dirigirse contra cualquier licenciatario «que
viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su
duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los
productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la
calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el
licenciatario» (art. 48.2 LM). Esto representa una novedad de la LM
2001, que venía siendo reclamada por la doctrina.
En cuanto a la acción del licenciatario exclusivo, se
encontrará pasivamente legitimado cualquier sujeto que hubiese utilizado la
marca en contra del derecho de exclusiva, aun cuando lo hiciera con
autorización del titular de aquélla. En tales casos, el licenciatario exclusivo tendrá, por una
parte, la posibilidad de ejercer las pretensiones frente al tercero que
infringe el signo por la vía de la responsabilidad extracontractual, y, por
otra, podrá exigir la consiguiente responsabilidad contractual al titular de la
marca, con motivo de la vulneración de los términos del acuerdo sobre su
licencia. Por último, si la infracción de la licencia exclusiva proviene del
propio titular de la marca, parece que el licenciatario no podrá instar las
pretensiones derivadas del derecho de marcas, sino las propias de la
responsabilidad contractual, puesto que aquél no tiene la condición de tercero
a que se refiere el art. 124 LP[100].
9.3. Competencia judicial.
La Ley de marcas añade un número 3 al art. 125 LPat, que
instituye una competencia territorial electiva en lo relativo a las acciones en
defensa del derecho de patente y, en consecuencia, del derecho de marca. Se
mantiene la redacción original del núm. 2 del art. 125 LPat, que establece como
fuero general para el conocimiento de las acciones de defensa del derecho de
patente, (y, en consecuencia, de marca) el del Juez de Primera Instancia de la
ciudad que sea sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
correspondiente al domicilio del demandado.
La LEC 2000 no afecta a esta
norma competencial, en cuanto que en lo relativo a la competencia territorial,
en materia de patentes y marcas se remite «a la legislación especial sobre dicha materia» (art. 52.13º). Se trata de
una norma competencial que es claramente de carácter improrrogable (art. 54.1
LEC)[101].
El criterio de atribución de competencia del art.
125.2 LPat ha sido objeto de severas críticas por la doctrina en cuanto
constituye una regla atípica en el régimen procesal español. Este criterio –se
dice- genera serios problemas interpretativos y dudas sobre su constitucionalidad,
puesto que el precepto parece contradecir las reglas de competencia
establecidas por la LOPJ sobre atribución de competencias a los Juzgados de 1ª
instancia (art. 85 LOPJ)[102].
De otro lado, y desde la perspectiva de las partes, no se entienden muy bien
las razones por las que se atribuye esta competencia a los Juzgados de ciertas
capitales de provincia, y no se siguen las reglas generales sobre esta materia.
Se trata de una norma relativamente similar a la que
establece la competencia territorial en los casos en los que sea parte el Estado, los Organismos públicos o los Órganos
Constitucionales, en los que serán «competentes los Juzgados y Tribunales que tengan su sede
en las capitales de provincia, en Ceuta o en Melilla», norma que «se aplicará con preferencia a
cualquier otra sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el
procedimiento» (art. 15 de la Ley 52/1997, de 27 noviembre, sobre Régimen de la
asistencia jurídica al Estado e Instituciones públicas [LRAJEIP]). Lo que
sucede es que si en este caso se ha justificado la constitucionalidad de la norma sobre la base de
la naturaleza de los sujetos legitimados[103],
tal justificación no concurre (al menos hasta ahora) en los procesos de defensa
del derecho de marca, en los que las partes son normalmente personas privadas.
Por su parte, el nuevo núm.
3 del citado art. 125 LPat (incorporado por la disp. adic. 3ª de la Ley de
Marcas) dispone que «En el caso de
acciones por violación del derecho de patente, también será competente, a
elección del demandante, el mismo Juzgado a que se refiere el apartado anterior
de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la violación o se hubieran
producido sus efectos». Lo que supone dejar en manos del demandante la elección
del lugar en el que presentará la demanda (siempre, eso sí, capital de
provincia en la que tenga su sede un
Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Autónoma), cuando la violación (o
sus efectos) trascienda los límites territoriales de una Comunidad Autónoma.
En cualquier caso, se trata de una previsión más
estricta que la mantenida por la jurisprudencia cuando se demanda a persona sin
domicilio ni establecimiento en España, y que permite al titular del derecho
demandar en cualquiera de las ciudades sede de un TSJ[104]. En
estos casos en los que el demandado no tiene residencia ni domicilio en España,
la norma de competencia territorial viene establecida por el art. 50.2 LEC, que
la fija en el lugar en que se encuentre aquél en España o en el de su última
residencia o, en última instancia, en el del domicilio del actor. Parece que en
materia de patentes y marcas habrá de ser necesariamente una ciudad sede de un
TSJ[105].
En otro orden de cosas, el art. 125.2 LPat faculta al «órgano judicial competente» para la designación de un
Juzgado de 1ª Instancia permanente encargado del conocimiento de estos asuntos
en aquellas ciudades donde hubiera varios. Órgano judicial competente es el
CGPJ, sin que hasta la fecha haya hecho uso de tal facultad[106].
9.4. Procedimiento aplicable.
La LEC 2000 ha dado una nueva redacción al núm. 1 del
art. 125 LPat, a cuyo tenor «Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de
la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley de
Enjuiciamiento Civil». Se modifica así, en consonancia con los nuevos procesos declarativos,
el antiguo criterio de la norma transcrita, que ordenaba la tramitación de
tales litigios por el declarativo ordinario de menor cuantía. La remisión opera
también, naturalmente, respecto de las marcas.
Por su parte, la LEC 2000 incluye las demandas cuyo
objeto lo constituyan pretensiones relativas a la propiedad industrial entre
las que tienen señalado un procedimiento por razón de la materia. Esto
dependerá de cuál sea la pretensión o pretensiones que se ejerciten. Si la
acción tiene por objeto exclusivo una reclamación de cantidad en concepto de
indemnización de daños y perjuicios, el procedimiento habrá de tramitarse por
el juicio que corresponda según la cuantía; pero si, como normalmente ocurre,
la acción de reclamación de daños va acompañada de otra, normalmente la de cesación
del uso ilegítimo de la marca o, en su caso, la de nulidad de la marca
registrada en contra del derecho del titular, el proceso por el que habrá de
sustentarse es el declarativo ordinario (art. 249.4º LECiv).
De este modo, y salvo el caso en que la única acción
ejercitada sea la de indemnización de daños y perjuicios por cuantía inferior a
3000 €, en la que habrá de seguirse por los trámites del juicio verbal
(hipótesis, por otro lado, prácticamente residual)[107],
el procedimiento que normalmente se seguirá será el declarativo ordinario.
9.5.
Recursos.
Sigue
las reglas generales de la LEC, al haberse derogado el núm. 3 del art. 125 LPat
(disp. derog. 14ª LEC).
BIBLIOGRAFIA:
ALCAIDE DIAZ-LLANOS: La protección jurisdiccional de la marca.
Colex. Madrid, 2003.
ARROYO
MARTINEZ: «Consideraciones sobre algunas novedades de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas». RDM núm. 243 (enero-marzo 2002); p. 15.
BARONA
VILLAR: Protección del derecho de marcas
(aspectos procesales). Civitas. Madrid, 1992.
BASOZABAL:
«Método triple de cómputo del daño: la indemnización
del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual». ADC 1997-3; p. 1263.
BELLIDO
PENADES, El proceso civil sobre
competencia desleal y propiedad industrial (Aproximación a la incidencia de la
LEC de 2000 y de la Ley de Marcas de 2001). Civitas. Madrid, 2002.
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.): Comentarios a la Ley de Marcas.
Aranzadi, 2003.
BERCOVITZ
RODRÍGUEZ-CANO, A.: Introducción a las
Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico (Según la legislación
vigente, en particular la nueva Ley de Marcas, de 2001, y su Reglamento, de 12
julio 2002, y el Reglamento de la marca comunitaria). Aranzadi. Navarra,
2002.
CALABRESI/MELAMED:
«Propiedad, responsabilidad, inalienabilidad. Una
perspectiva de la catedral (trad. De Pedro del Olmo). ADC 1997-1, p. 187.
CALDERON
CUADRADO/JUAN SANCHEZ: «Los Tribunales de marcas comunitarias y la norma de
competencia del artículo 125.2 de la Ley de Patentes».
Tribunales de Justicia 10/1997, p.
965.
CARBAJO
CASCON: «Comentario a la STS de 5 abril 2000». CCJC 54 (octubre/diciembre 2000), p. 1123.
CARRASCO
PERERA: Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales (dir. Por M. ALBALADEJO y S. DIAZ ALABART). XV.1.
Edersa. Madrid, 1989.
CASADO CERVIÑO: Derecho de
marcas y protección de los consumidores: el tratamiento del error del
consumidor. Tecnos. Madrid, 2000.
CUCARELLA
GALIANA: El proceso civil en materia de
patentes. Comares. Granada, 1999,
DOMÍNGUEZ
PÉREZ: Comentarios a la Ley de Marcas
(dir. BERCOVITZ, A. y GARCÍA-CRUCES). Aranzadi, 2003.
DIEZ-PICAZO:
La doctrina del enriquecimiento
injustificado (y contestación de DE LA CAMARA). RAJL. Madrid, 1987.
FERNANDEZ-NOVOA:
Derecho de marcas. Montecorvo. Madrid, 1990.
FERNANDEZ-NOVOA:
El sistema comunitario de marcas. Montecorvo. Madrid, 1995.
FERNANDEZ-NOVOA:
El enriquecimiento injustificado en el
derecho industrial. Ed. Pons. Madrid, 1997.
GARBERI
LLOBREGAT (dir.): Los procesos civiles.
Bosch. Barcelona, 2001.
GARCIA
LUENGO, Comentarios a la Ley de Marcas
(dir. BERCOVITZ, A. y GARCÍA-CRUCES). Aranzadi, 2003.
GIMENO-BAYON
COBOS (coordinador): Derecho de marcas.
Estudio sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre). Bosch. Barcelona,
2003.
LOBATO:
Comentario a la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas. Civitas. Madrid, 2002.
MARCO
ARCARÁ: «Comentario a la STS de 17 noviembre 1999».
CCJC 53 (abril/septiembre 2000), p.
545.
MARIN
LOPEZ, E.: «Ejecución provisional en los casos de sentencias referidas a
marcas». En Curso sobre Derecho
Industrial, patentes y marcas. Jurisdicción y normas procesales. Jurisprudencia
europea y comunitaria. Centro de Estudios Judiciales, Madrid, 1991; p. 297.
MARTIN
ARESTI: La licencia contractual de
patente. Aranzadi. Pamplona, 1997.
MUERZA
ESPARZA: Aspectos procesales de las
acciones de cesación y prohibiciones de daños en el ámbito del derecho
industrial y de la competencia. Cedecs. Barcelona, 1997.
NAVEIRA
ZARRA: «La Ley de Marcas de 2001: un punto de inflexión en el
análisis funcional del derecho de daños». RDP 2003 (mayo-junio); p. 372.
OTERO
LASTRES: «La nueva Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001».
RJC 2002-3; p. 39.
PEDEMONTE
FEU: Comentarios a la Ley de Patentes.
Bosch. Barcelona, 1995.
PORTELLANO DIEZ: La imitación en el Derecho de la competencia
desleal. Madrid, 1995.
REGLERO CAMPOS: Tratado de Responsabilidad Civil.
Aranzadi. Pamplona, 2002.
REGLERO CAMPOS: Comentarios al Código Civil y compilaciones
Forales (dir. ALBALADEJO/DIAZ ALABART). XXV.2. Edersa. Madrid, 1994.
RONCERO SANCHEZ: El contrato de licencia de marca.
Civitas. Madrid, 1999.
SALAS
CARCELLER: El nuevo derecho de marcas
(Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas) (coordinado por ALONSO
ESPINOSA). Comares. Granada, 2002.
TOBIO
RIVAS: en Comentarios a los Reglamentos
sobre la marca comunitaria (coord. CASADO y LLOBREGAT). La Ley. 2ª ed.
Madrid, 2000.
[1] Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de marcas (LM), que
sustituye y deroga a la Ley 32/1988, de 10 de noviembre.
[2] Regulados por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
régimen jurídico de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (LPat).
[3] V. art. 165
del Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929.
[4] Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la
Protección de las Obtenciones Vegetales (LPOV), que deroga y sustituye a la Ley
12/1975, de 12 de marzo (aunque permanece todavía vigente su reglamento,
aprobado por el RD 1674/1977, de 10 de junio), y que supone una notable
modernización y actualización de nuestro ordenamiento en esta materia. La LOPV
ha sido modificada por la Ley 3/2002, de 12 marzo, al objeto de adecuarla al
sistema de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas
establecido, en relación con la Ley de Marcas, por la STC 103/1999, de 3 de
junio. Sobre esto puede verse LLOBREGAT, “Distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas en materia de propiedad industrial
(Comentario a la STC 103/1999, de 13 de junio)”. Derecho Privado y
Constitución, 13 (1999), pp. 165-181, y VENTURA, “La legislación sobre
propiedad industrial, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la STC
103/1999. Competencia autonómica en la materia y comparación con la propiedad
intelectual”. Revista Tribunal
Constitucional, núm. 13, octubre 1999, pp. 15-70.
En el ámbito comunitario esta materia está regulada por
el Reglamento 2100/94, del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la
protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DOCE nº L 227, de 1 de septiembre de 1994.).
[5] Ley 11/1988, de 3 de mayo, que incorpora a nuestro
ordenamiento jurídico la Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de
1986 (DOCE nº L 24, de 27 de enero de
1987).
[6] Los rótulos de establecimiento se encontraban
regulados por la Ley de Marcas de 1988 (arts. 82 y ss.). La nueva Ley de Marcas
suprime toda referencia a estos derechos, si bien esto no significa que los
rótulos queden sin protección legal, puesto que las conductas que constituyan
una violación del derecho derivado de los rótulos pueden perseguirse al amparo
de la LCD de 1991 (actos de confusión, de imitación, actos denigratorios,
comparativos o de explotación de la reputación ajena, etc.). Cfr. ARROYO, RDM 2002, p. 15.
[7] BOE nº 291,
de 5 de diciembre de 1970; corrección de errores en BOE nº 109, de 7 de mayo de 1973. Desarrollada, intrascendentemente
a nuestros efectos, por el Decreto 837/1972, de 23 de marzo (BOE nº 87, de 11 de abril de 1972;
corrección de errores en BOE nº 182,
de 31 de julio de 1972). También hay que tener en cuenta el Real Decreto
409/2001, de 20 de abril, por el que se establecen las reglas generales de
utilización de indicaciones geográficas en la designación de vinos de mesa (BOE nº 114, de 12 de mayo de 2001). Este
Real Decreto 409/2001 tiene por objeto la regulación del empleo de indicaciones
geográficas y de la mención “vino de la tierra” en la designación de vinos de
mesa elaborados en España.
[8] BOE
nº 214, de 6 de septiembre de 1985.
[9] DOCE nº L
208, de 24 de julio de 1992.
[10] DOCE nº L
84, de 27 de marzo de 1987.
[11] Al margen de otras reformas menores, la LDC fue
profundamente reformada por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, a la que se
hace mención inmediata en el texto. Téngase en cuenta que la Disposición final
2ª de la Ley 9/2001, de 4 de junio, autoriza al Gobierno para que, en el plazo
de un año, elabore un texto refundido de la LDC al que se incorporen las
modificaciones introducidas en la Ley 19/1989 desde su promulgación.
[12] En términos absolutamente idénticos se pronuncia el
artículo 54.1 LDC. La redundancia se explica por el descuido del legislador: el
citado artículo 54.1 LDC procede de la reforma operada por la Ley 52/1999, que
dio una nueva redacción al precepto (antes se regulaba en él la recaudación en
vía ejecutiva de las sanciones pecuniarias impuestas por el Tribunal de Defensa
de la Competencia), sin caer en la cuenta de que reiteraba lo dispuesto en el
artículo 13.1 LDC.
[13] La Ley 52/1999 ha añadido un nuevo apartado 3 al
artículo 13 LDC, a cuyo tenor “el Tribunal
de Defensa de la Competencia podrá, cuando le sea requerido por órgano judicial
competente, emitir un informe sobre la procedencia y cuantía de las
indemnizaciones que los autores de las conductas previstas en los artículos 1,
6 y 7 de la presente Ley deban satisfacer a los denunciantes y terceros que
hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquéllas”. La
Exposición de Motivos de la Ley 52/1999 justifica esta novedad en los
siguientes términos: “Al objeto de colaborar
con la Administración de Justicia, y posibilitar una más rápida tramitación de
los procesos, el Tribunal de Defensa de la Competencia podrá elaborar, a
petición de los órganos jurisdiccionales competentes, un informe no vinculante
sobre los efectos que las conductas contrarias a la presente Ley pudieran tener
sobre los mercados, sectores y operadores afectados, y, concretamente, sobre la
procedencia y cuantía de un eventual derecho de indemnización de los daños y
perjuicios irrogados”.
[14] La nueva LEC ha modificado la LCD, aunque en aspectos
intrascendentes a los efectos que estudiamos. Por una parte, ha derogado
expresamente los artículos 23, 25 y 26 LCD (Disposición derogatoria única,
apartado 2.11º LEC), relativos, respectivamente, a la competencia territorial,
las medidas cautelares y las especialidades en materia probatoria; mantiene su
vigencia el artículo 24 LCD, que regula las diligencias preliminares. Por otra
parte, ha reformado el artículo 22 LCD, de modo que ahora la tramitación de los
procesos en materia de competencia desleal seguirá los cauces del juicio
ordinario.
[15] Las acciones que instituye el artículo 18 LCD contra
los actos de competencia desleal son las siguientes: 1º) Acción declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbación
creada por el mismo subsiste; 2º) Acción de cesación del acto, o de prohibición
del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica; 3º) Acción de remoción de
los efectos producidos por el acto; 4º) Acción de rectificación de las
informaciones engañosas, incorrectas o falsas; 5º) Acción de resarcimiento de
los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa
del agente; el resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia; y
6º) Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto
lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de
análogo contenido económico.
[16] Cfr. ARROYO, RDM
2002, p. 30.
[17] Evidentemente, La publicación de la sentencia tiene
una naturaleza cautelar y no resarcitoria. Así lo confirmó la STS de 17 noviembre 1999 (RJ 8613),
ante la alegación del demandado recurrente de que pueda accederse a la
publicidad de la Sentencia, pues la misma se entiende incluida en el
resarcimiento de daños y perjuicios causados. Según el TS, «Pretender, como el
motivo, que no puede accederse a la petición de publicidad pues debe estimarse
incluida a la petición de daños y perjuicios, no resiste la crítica más leve.
No se refiere al perjuicio real existente, determinado o determinable y mira
más bien al futuro y no a las partes sino a terceros. Presenta naturaleza
cautelar y no resarcitoria».
[18] «c) Cualquier signo idéntico o semejante para
productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté
registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la
utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión
entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando
ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter
distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada».
[20] A ellas alude también la E. de M. de la LM: «La marca
notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan
sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del
principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se
faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad,
como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía
administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se
considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende
a cualquier género de productos o servicios. La misma protección se otorga al
nombre comercial notorio o renombrado registrado».
[21] «La indemnización de daños y perjuicios que otorga el
artículo 36 b) de la Ley de Marcas, pero que, con carácter más general conceden
los artículos 1101 y siguientes del Código Civil y especialmente para
arrendador y arrendatario el art. 1556 del mismo Cuerpo Legal, supone dentro de
este proceso, tal y como se determina por la demanda, «petitum» y
congruentemente del fallo. Al estimarse la pretensión principal, que postula el
derecho del actor a la titularidad de la marca, queda legitimado para
solicitar, tanto la petición de la indemnización de los daños y perjuicios,
como toda cesación de los actos vulneradores de su derecho, porque todas las
medidas señaladas tienden a la restauración del orden perturbado».
[22] La presentación y requisitos de la solicitud se
regulan en los arts. 11 y ss. LM 2001. La solicitud se envía a la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM), que será el órgano encargado de
publicarla en los términos del art. 18.
[23] V. la STS de
20 julio 1999 (RJ 5053) («… La
compensación [indemnización] aquí tratada es inherente a la protección
provisional otorgada por el artículo 34.1 de la Ley de Marcas al solicitante del registro de marca, y
se manifiesta como una secuela legal de la misma, hasta el punto de que no cabe
una sin la otra, pues su plasmación consiste en una indemnización razonable y
adecuada a las circunstancias, por lo que no existe ningún obstáculo legal para
que su entidad pecuniaria se plasme en fase de ejecución de sentencia» (FD 4º).
[24] Así lo confirma la Exposición de Motivos de la Ley
(«En cuanto al contenido y alcance del derecho de marca, se fortalece la
posición exclusiva del titular de la marca, … al instaurar, en ciertos casos,
la responsabilidad objetiva del usurpador de la marca, sin sujeción a la
concurrencia de culpa o negligencia, …».
[25] Que, según se señala, viene a establecer la
responsabilidad objetiva del infractor directo de la patente, frente a la
subjetiva de quien infringe el derecho de patente mediante cualquier otro acto
no comprendido en el núm. 1 del art. 64 LP, esto es, los expresados en su núm.
2 (PEDEMONTE, Comentarios [1995], p.
181).
[26] Art. 342. «El titular de la marca registrada podrá
prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico
económico:
a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o
servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.
b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a
la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un
riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de
asociación entre el signo y la marca.
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos
o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la
marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del
signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos
bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda
implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o
de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada».
[27] DOMINGUEZ PÉREZ, Comentarios
[2003], p. 637
[28] En contra, LOBATO, para quien la alusión a la primera
comercialización del bien resulta extraña, ya que el fabricante o por cuenta de
quien se fabrique o el prestador de servicios son los que realizan la primera
comercialización (Comentario [2002],
p. 693.
[29] Sobre la cuestión,
v. DE LAS HERAS, El agotamiento del
derecho de marca. Montecorvo. Madrid, 1994, pp. 237 y ss.
[30] DOMÍNGUEZ PÉREZ, Comentarios
[2003], p. 641.
[31] Aquí debe entenderse comprendido no solamente la
autorización del titular de la marca, sino también la de toda persona que esté
legitimada para dar esa autorización por estarlo a su vez por el titular (normalmente
el licenciatario en exclusiva). Sobre este tema, y la discusión parlamentaria
en este extremo, v. DOMINGUEZ PEREZ, Comentarios (2003), pp. 637 y s.
[32] Según los números 1 y 2 del art. 34, «1. El registro de la marca confiere a su
titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico», y «2. El
titular de la marca registrada podrá
prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico
económico: …».
[33] ARROYO, RDM
2002, p. 25.
[34] ARROYO, RDM
2002, p. 26, que cita la STS de 19 mayo 1993 (RJ 3804) y la STJCE de 29
septiembre 1998 (caso Canon).
[35] V.
BASOZABAL, ADC 1997-3, pp. 1264 ss
[36] BASOZÁBAL apunta que en la práctica judicial alemana
se admiten como daños resarcibles, al margen de la triple opción, el provocado
por la confusión creada en el mercado, o por el desprestigio que la acción
intromisiva haya podido causar en la reputación comercial del demandante (ADC 1997-3, p. 1267).
[37] Sobre el origen y la evolución de este método de
triple alternativa de computación del daño, proveniente del Derecho alemán (Dreifache Schadensberechnung), y, en
general sobre esta figura, es de imprescindible consulta el estudio de
BASOZABAL, en ADC 1997-3, pp. 1263
ss. Véase también una referencia al acogimiento de la acción de enriquecimiento
por la jurisprudencia alemana en FERNANDEZ-NOVOA, El enriquecimiento (1997), pp. 10 ss.
[38] BASOZÁBAL ha puesto de relieve en el estudio citado la
polémica doctrinal que este sistema ha suscitado en Alemania desde su “creación”
por la jurisprudencia de aquel país a finales del siglo XIX, y que se mantiene
en la actualidad.
[39] BASOZABAL, ADC
1997-3, p. 1274.
[40] Sólo en aquellos casos, sin duda poco frecuentes, en
los que los beneficios obtenidos por el infracto coinciden la pérdida de
ingresos sufrida por el titular del derecho, en cuyo caso resulta claro que es
suficiente el primer concepto indemnizatorio, expresado en la letra a) del art.
43.2 LM.
[41] Sobre la cuestión, CARRASCO, Comentarios CCCF XV.1 (1989), pp. 834 ss., donde se exponen las
diferentes posiciones doctrinales, y se manifiesta en contra de la posibilidad
apuntada en el texto.
[42] DIEZ-PICAZO, la
doctrina del enriquecimiento injustificado (1988), p. 113 ss.
[43] Da cuenta de ello BASOZÁBAL, ADC 1997-3, pp. 1277 ss. y p. 1286.
[44] De hecho, en los orígenes de la introducción de la dreifache Bereicherung en nuestro país
se advierte una clara reacción contra las dificultades con las que tropezaba el
titular del derecho violado a la hora de obtener una indemnización, debido a la
rigidez con que la jurisprudencia exigía la prueba del daño, particularmente
del lucro cesante. Así lo expresa con claridad el texto del Anteproyecto de Ley
de Patentes de 1967 del Instituto de Estudios Políticos (que trae a colación
FERNANDEZ-NOVOA, El enriquecimiento [1997],
p. 15, nota 23), en el que se justifica la norma contenida en su art. 41 (y en
la que se inspiró el art. 66.2 de la Ley de Patentes de 1986), en cuyo
Preámbulo se dice lo siguiente: «Era preciso tener en cuenta que la acción de
indemnización es, en estos casos, fundamentalmente una acción de indemnización
por ganancias dejadas de obtener. Resultaba, por consiguiente, que si en este
punto se mantenía la doctrina tradicional de nuestro Tribunal Supremo en el
sentido de restringir de un modo riguroso la indemnización a aquellas ganancias
previstas con absoluta seguridad, se corría el riesgo de quitar toda
efectividad a esta acción con el debilitamiento consiguiente de los derechos
del titular de la patente. Por esta razón, se han establecido tres módulos
posibles de valoración de las ganancias dejadas de obtener, uno de los cuales
deberá elegir el perjudicado».
[45] O en términos
acuñados por teóricos del análisis económico del derecho, cuando una «regla de
propiedad» se convierte en una «regla de responsabilidad» (se dice que
un derecho está protegido por una regla
de propiedad cuando sólo a través de un acuerdo con su titular se le puede
desalojar de la posición de tal. Se habla de derecho protegido por una regla de responsabilidad, cuando cualquiera
puede privar del mismo a su titular si
está dispuesto a pagar por ello una cantidad establecida objetivamente)
(CALABRESI/MELAMED, ADC 1997-1, p.
191).
[46] Aunque se ha defendido que aunque no pueda hablarse en
sentido estricto de acción de enriquecimiento en la Ley de Patentes de 1986 y
en la de Marcas de 1988 (hoy de 2001), tal acción vendría proporcionada con
carácter general en este ámbito por el art. 18.6 de la Ley 3/1991, de 10 enero,
de Competencia Desleal, en cuanto toda actividad que lleve aparejada una
infracción de los derechos protegidos por aquellos textos, suponen actos de
competencia desleal, lo que resulta extensible a otros derechos de esta naturaleza,
como el modelo o dibujo industrial y la obra intelectual (FERNANDEZ-NOVOA, El enriquecimiento [1997], nota
preliminar, pp. 16 ss.; *PORTELLANO, La
imitación (1995), pp. 145 y ss.).
[47] Como se ha apuntado por algún sector de la doctrina
alemana (cit. críticamente por BASOZABAL, ADC
1997-3, pp. 1277 y ss., aunque este autor termina por conceder una función
punitiva a la alternativa de la letra b] del art. 43.2 LM y los supuestos
análogos de otras leyes, como la de Patentes, en p. 1297).
[48] FERNANDEZ-NOVOA, El
enriquecimiento (1997), pp. 15 y 17.
[49] «En los hechos acreditados no aparece el supuesto de
hecho que el artículo 131 de la Ley de 16 de mayo de 1902 considera como
competencia ilícita, ni tampoco se ha demostrado existente ningún supuesto de
hecho de los que enumera el artículo 132, para, en su caso poder exigir indemnización al amparo del artículo 1902 del Código
Civil, que, como es sabido, además de una acción culposa y antijurídica
requiere la causación de un daño, cuya prueba ha brillado en esta litis por su
ausencia y una relación de causa a efecto, que no es posible ante la inexistencia
de culpa acreditada y de daño causado.
[50] Mas, no precisada, ni mucho menos
cuantificada la incidencia que la lesión, implícita en el indebido uso por la
demandada de la marca cuya semejanza con la inscrita pusieron de manifiesto no sólo el correspondiente
servicio del Registro sino la propia resolución de instancia, no cabe acceder
al particular de la pretensión indemnizatoria contenida en la demanda, aunque
sí, por cuanto va dicho a la asimismo suplicada prohibición de continua; en un
uso que, incesantemente, está creando riesgo de confusión y perjuicio, al que
es justo poner veto, porque como ya expresó este Tribunal en Sentencia de 5 de
diciembre de 1985 (RJ 6203) y en
las en ella citadas, carece de consistencia la afirmación de que la protección
que el artículo 123 del Estatuto sobre la Propiedad Industrial dispensa a la
marca registrada, queda limitada a los extremos mencionados en dicho artículo,
pues al particular que ostenta la titularidad, no puede negársele el derecho a
obtener en vía civil, una declaración que le proteja y faculte para perseguir
las infracciones, al objeto de impedir que se cometa el mal y no reducirse a
reprimir sus consecuencias pues que, en definitiva, como se insiste en la
citada sentencia, quien tiene inscrita una marca en el Registro de la Propiedad
Industrial, puede hacer valer ante los tribunales, su derecho a no ser
perturbado con conductas evidentemente peligrosas, reaccionando frente a ellas
con la acción, que es secuela de ese derecho especial de propiedad.
[51] «… si bien es
presumible que toda infracción de las modalidades de la propiedad industrial
produce perjuicios, ello no basta para darlos por efectivamente probados en su
existencia [S. 21-4-1922 (RJ 1992\3316)] y, en este caso, no se ha acreditado ésta en absoluto, no obstante
incumbir a la actora reclamante la carga de su prueba [SS. 6-5-1960 (RJ
1960\1716), 11-3-1967 y 5-3-1992 (RJ 1992\2391), entre otras], todo lo cual
conduce a la estimación del motivo examinado, en este punto concreto.
[52] La decisión de esta Sala no puede ser otra que la
admisión del motivo que estudiamos, la casación de la sentencia recurrida, y
juzgando en la instancia, confirmar la sentencia que dictó el Juzgado de 1.ª
Instancia núm. 4 de Burgos, con la sola modificación de no dar lugar a la
indemnización de daños y perjuicios solicitada en la demanda (núm. 4. del
fallo), pues a todo lo largo del procedimiento, ni se ha probado su existencia,
ni se han fijado las bases para determinarlos [SS. 21-4-1992 (RJ 1992\3316);
11-3-1967 y 5-3-1992 (RJ 1992\2391)].
[53] «… Según
señala la S. 21-4-1992 (RJ 1992\3316), si bien es presumible que toda
infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios,
ello no basta para darlos por efectivamente probados en su existencia, y la base
apuntada resulta a todas luces insuficiente, debiendo aclararse que el art. 123
del EPI, no exime en modo alguno de la prueba de la existencia de los daños,
como lo revela su núm. 3.º al señalar que se puede pedir ante los Tribunales la
indemnización de daños y perjuicios que le hayan «ocasionado» los que hayan
lesionado el derecho del titular inscrito; es decir, se requiere la prueba de
que tales daños y perjuicios se han causado, cosa que en el supuesto que nos
ocupa ni siquiera se ha intentado».
[54] «… es doctrina de esta Sala la de que no puede
condenarse a un resarcimiento de daños o perjuicios si éstos no se han probado
y que si bien es presumible que toda infracción de las modalidades de la
propiedad industrial produce perjuicios, ello no basta para darlos por probados
en su existencia [Sentencia de 21 abril 1992 (RJ 1992\3316)] y, en el
presente caso, no se ha acreditado ésta en absoluto, no obstante incumbir al
actor reclamante la carga de su prueba [Sentencias de 6 mayo 1960 (RJ
1960\1716), 11 marzo 1967, 5 marzo 1992 (RJ 1992\2391), entre otras]».
[55] «… cuando
de los hechos probados se desprenda necesaria y fatalmente la existencia del
daño no es preciso acreditar la realidad. Pero también es cierta la
jurisprudencia según la cual toda reclamación de daños y perjuicios comporta
para el actor la carga de probar su existencia, pudiendo el Tribunal, a la
vista de las pruebas, fijar el «quantum», determinar las bases conforme al cual
se cuantificará en ejecución de sentencia, o cuando no sea posible fijarlas,
deferir la cuestión al trámite de ejecución (vid. artículo 360 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil). Pero en el caso de autos, cuando la demanda afirma que
la conducta de los demandados causa graves daños y perjuicios, no hace referencia
a dato fáctico alguno que permita afirmar su existencia (disminución de ventas,
disminución de mercado, de beneficios, etc.) ni cualquier referencia a
circunstancias que puedan ser tenidas en cuenta en la ejecución de sentencia en
la que, como reiterada y conocida jurisprudencia establece, se puede
cuantificar pero no acreditar la existencia pues esto corresponde a la
sentencia. Por lo demás, el caso de autos no es de los que el legislador
entiende que se presumen existentes, ni de los que la jurisprudencia afirma que
permitan ser «necesaria y fatalmente producidos», como sucede por ejemplo en
las imprudencias generadoras de muerte o lesiones».
[56] «El artículo 36 de la Ley de Marcas, así como su
antecedente el 123 del Estatuto de la Propiedad Industrial, establecen el derecho,
a ejercitar facultativamente, pues dice «podrá pedir», a favor del titular
respecto a lo indemnizado de los daños y perjuicios, pero no en forma
abstracta, sino cuando efectivamente se hayan irrogado o sufrido como es la
expresión que utiliza la norma. De esta manera no basta para su estimación la advertencia fehaciente al obligado, que,
en este caso, tuvo lugar a medio de requerimiento notarial, sino que también es
preciso y no le releva de la necesaria actividad procesal de aportación de
pruebas concluyentes y decisivas, tanto de la realidad de efectivos perjuicios
como de culpa, lo que no aconteció en el presente litigio.
La doctrina de esta Sala se manifiesta reiterada en esta cuestión, en cuanto es exigente respecto a la
aportación de principio de prueba, con independencia de la cuantificación de
los perjuicios, que puede quedar relegado al trámite ejecutorio [Sentencias
de 21 abril 1992 (RJ 1992\3316), 12 noviembre 1993 (RJ 1993\8762), 11 diciembre
1993 (RJ 1993\9604) y 21 mayo 1994 (RJ 1994\3729)]. En este debate no se acreditaron tampoco las bases del posible precio
que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de licencia
que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización correcta [art. 38.c)].
[57] «… es doctrina reiterada de esta Sala la de que no puede condenarse a un resarcimiento de
daños y perjuicios si éstos no se han probado y si bien es presumible que toda
infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios,
ello no basta para darlos probados en su existencia (Sentencias de 21
abril 1992 [RJ 1992\3316] y 21 mayo 1994 [RJ 1994\3729]); en el presente caso
no se ha practicado prueba alguna tendente a acreditar la existencia de los
daños y perjuicios que se reclaman, lo que conduce a la desestimación de la
demanda en cuanto a esos pedimentos».
[58] «Si bien los artículos 36 y 37 de la vigente Ley de
Marcas, de 10 noviembre 1988, confieren al titular, cuyo derecho de marca haya
sido lesionado, la facultad de pedir indemnización de daños y perjuicios, y el artículo
38 de la misma Ley brinda al titular perjudicado la posibilidad de elegir entre
los tres criterios que enumera para la determinación o fijación de las
ganancias dejadas de obtener (lucro cesante), ni dichos preceptos, ni ningún
otro de la citada Ley, establecen la presunción legal de existencia de daños o
perjuicios por el mero hecho de la lesión al derecho de marca, por lo que la
producción o existencia de tales daños o perjuicios ha de probarlos en el
proceso el titular registral de la marca afectada para que pueda ser declarada
la procedente indemnización de los mismos, pudiendo solamente dejarse para la
fase de ejecución de sentencia la determinación o concreción de su cuantía,
pero siempre, repetimos, sobre la base de que su existencia o producción haya
quedado probada en el proceso, según tiene reiteradamente declarado esta Sala
en jurisprudencia referida tanto a la legislación anterior (Estatuto de la
Propiedad Industrial de 1929 [RCL 1930\759 y NDL 25009]), como a la vigente Ley
de Marcas (Sentencias de 21 abril 1992 [RJ 1992\3316], 11 diciembre 1993 [RJ
1993\9604], 21 mayo, 19 octubre y 25 noviembre 1994 [RJ 1994\3279, RJ 1994\8118
y RJ 1994\9162], 6 marzo 1995 [RJ 1995\2147], entre otras), cuya prueba de la
producción o existencia de daños y perjuicios en cualquiera de sus dos
modalidades indemnizables (daño emergente o lucro cesante) no se ha producido
en el presente supuesto litigioso».
[59] La demanda señala como criterio “las ganancias que la
parte usurpante haya obtenido”, sin más especificaciones, porque sobre
prescindirse prácticamente por completo en la propia demanda de unos datos
mínimos en cuanto al cómputo inicial de tales ganancias o a los trayectos
concretos en que se obtuvieran, imprescindibles dada la situación de
funcionamiento simultáneo de varias empresas denominadas «La Galaica» durante
muchos años antes de interponerse la demanda, limitada en este punto a la pura
y simple formalidad de transcribir el contenido íntegro del artículo 38 de la
Ley de Marcas de 1988 entre sus fundamentos de derecho. Tampoco el escrito de
resumen de pruebas de la parte actora prestó la más mínima atención a esta cuestión,
hasta el punto de que ni siquiera se interesó la fijación de aquellas ganancias
en ejecución de sentencia, signos demostrativos de una falta de verdadero
interés de la parte actora en su pedimento indemnizatorio».
Lo mismo sucede cuando se pide la publicación de la
sentencia a costa de la parte demandada, y «en la demanda nada se especifica
sobre medios de publicación ni personas a quien debería notificarse, incumpliéndose
así por los actores el rigor que para esta medida se desprende del art. 36 d)
de la Ley de Marcas de 1988» (STS de 3 febrero 2003 [RJ 838]).
[60] «Tanto la condena indemnizatoria postulada en el
apartado b) del suplico de la demanda, como la publicación de la sentencia
condenatoria a costa del acusado del apartado c) del «petitum» de dicho
escrito, constituyen satélites y consecuencias de la lesión al derecho del
titular de una marca y ejercitables en vía civil –artículos 35 y 36 b) y c) de
la citada Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas–».
[61] «… la violación de un derecho, como es el de la marca
con su utilización en el mercado, no puede ignorarse que produce un daño
emergente, debiendo ser acreditado en su cuantía exacta en fase de ejecución y
un lucro cesante, que deberá cuantificarse conforme a los criterios del
artículo 38 de la Ley de Marcas. No se aceptan los argumentos del recurso sobre
la falta de prueba de la existencia de los mismos, pues son evidentes y se
deducen «in re ipsa». La Sala no desconoce las declaraciones jurisprudenciales
sobre la prueba de la existencia del daño, como hacen las sentencias de 21 de
abril 1992 (RJ 1992\3316) y 11 de diciembre 1993 (RJ 1993\9604): «la
declaración y prueba de la existencia de los daños durante la litis no puede
ser suplida por la remisión del problema a la fase de ejecución de
sentencia...», dice la primera; y sigue la segunda: «...no exime de modo alguno
de la prueba de la exigencia de los daños». Pero en el presente caso, el uso
comercial de un producto cuya semejanza con la marca violada produce confusión
en el consumidor, implica «per se», un daño cuya cuantificación no es posible
en el proceso declarativo, pero cabe en ejecución de sentencia».
[62] «… la compensación aquí tratada es inherente a la
protección provisional otorgada por el artículo 34.1 de la Ley de Marcas al
solicitante del registro de marca, y se manifiesta como una secuela legal de la
misma, hasta el punto de que no cabe una sin la otra, pues su plasmación
consiste en una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, por lo
que no existe ningún obstáculo legal para que su entidad pecuniaria se
plasme en fase de ejecución de sentencia».
[63] «… esta Sala tiene reiteradamente dicho que la prueba
de los daños es presupuesto para que la sentencia imponga la condena a
repararlos, pudiendo en caso afirmativo, cuantificarlos o fijar las bases para
que se cuantifiquen en ejecución de sentencia, o incluso que si no es posible
ni lo uno ni lo otro, como dice el artículo 360, se condene a reserva de fijar
su importancia y hacerla efectiva en la ejecución. Y estos criterios se han
aplicado a los casos de daños producidos en materia de propiedad industrial y
protección de marcas (vid. Sentencias de 14 octubre 1992, 11 diciembre 1993 [RJ
1993\9604], 21 mayo 1994 y 19 octubre 1994 [RJ 1994\8118], entre otras). Para
su cuantificación, hay que tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 36, 37
y 38 de la Ley de Marcas de 10 noviembre 1988 , y el artículo 18 de la ley
3/1991, de 10 enero (RCL 1991\71), sobre Competencia Desleal.
A pesar de todo lo anterior, también esta Sala ha sostenido en
singulares supuestos que los daños y perjuicios pueden presumirse producidos,
incluso en los procesos civiles de patentes, marcas o competencia desleal, como
ha hecho en el presente caso la Audiencia al imponer la condena a satisfacerlos
sin razonar sobre las pruebas de su existencia que tiene por evidentes, y como
hace esta Sala por tener en cuenta la indiscutible incidencia que las
infracciones cometidas por «Ollé, SA», ha tenido sobre las ventas de la actora
y en las ventas de ella misma, como se pone de relieve con la absoluta falta de
cooperación de la recurrente a que se practicaran pruebas periciales con las
ventas relacionadas en las medidas cautelares.
[64] «… obvio resulta que al haberse estimado la demanda y
reconocido el uso indebido de la expresión «General Optica» por la demandada
así como otros pronunciamientos relacionados, no pueda eludirse la condena a la
indemnización de los daños y perjuicios causados por la fraudulenta utilización
de la referida denominación, sin que valgan comparaciones con otras entidades o
empresas que, en la opinión de la demandada, siguen conductas semejantes a la
suya, pues el proceso se ventila entre partes que son las vinculadas pro la
cosa juzgada».
[65] Condenando a los demandados a que indemnicen
solidariamente: A don Antonio M. C. en la cantidad de 149.993.640 ptas.
correspondientes a las ganancias dejadas de obtener o lucro cesante calculado
con arreglo al equivalente al precio que hubiere debido pagar por la concesión
de una licencia de la marca Mascaró en el año 1988. A Bodegas Sardá, SA en la
cantidad de 70.796.559 ptas. correspondientes a las ganancias dejadas de
obtener o lucro cesante calculado con arreglo al equivalente al precio que
hubiere debido pagar por la concesión de una licencia de la marca Sardá en
1988.
[66] Sobre la cuestión en los litigios de marcas, si bien
bajo la vigencia de la Ley de 1988, v.
MARÍN LÓPEZ, E., Ejecución provisional,
pp. 307 ss.; v. también GARBERI, Los
procesos civiles, II (2001), p. 577.
[67] Cfr. ALCAIDE, La
protección jurisdiccional (2003), p. 194.
[68] OTERO, RJC
2002, p. 60.
[69] V. supra aptdo. 4.2.2.; sobre la cuestión puede verse
REGLERO, Tratado (2002), pp. 62 ss.
[70] Defiende, no obstante, el carácter punitivo de esta
norma, NAVEIRA, RDP 2003, pp. 400 ss.
[71] Esta es, según la
opinión mayoritaria de los autores, la principal función de esta alternativa,
es decir, la de facilitar la prueba de los perjuicios ocasionados al titular de
la marca por la actividad ilegítima del infractor. El precepto vendría a ser,
pues, una reacción del legislador al rigor con que los tribunales venían
exigiendo y valorando la prueba de los daños causados en estos casos: BELLIDO, El proceso civil, 2002, p. 179; GIMENO-BAYON
(coordinador): Derecho de marcas, 2003,
p. 192; LOBATO: Comentario, 2002, p.
704; SALAS: El nuevo derecho de marcas,
2002, p. 244).
[72] A favor de su compatibilidad parece pronunciarse
ARROYO, RDM 2002, p. 31.
[73] En el texto del art. 44 si dice «se fijará» y no «se
fijarán». El error proviene del hecho de que el Anteproyecto de 1999 remitía a
la ejecución de sentencia “el importe de esta indemnización”; la referencia al
“día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar” es un añadido del
Proyecto, que se ha olvidado concordar el sujeto (que ya no es singular, sino
plural) con el verbo.
[74] Se decía así que es una suma «que no va a un erario
público sino a un erario particular; que podría ser renunciada por quien tiene
que recibirla, cosa que no sucede con las multas; y que podría ser satisfecha
de una manera no personalista, lo que con las multas tampoco sucede”
(Intervención del Sr. Navarrete Merino, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista. Diario de Sesiones del Congreso, núm. 75, de 5 de abril de 2001, p.
3768), a resultas de lo cual fue modificada la rúbrica del precepto,
adoptándose la que ahora figura en él.
Más inapropiada era aún la
rúbrica del precepto en el Anteproyecto de 1999 («Ejecución de sentencias»)
[75] Cfr. GIMENO-BAYON, Derecho
de marcas, 2002, p. 167.
[76] Cfr. BERCOVITZ, Introducción,
2002, p. 165; LOBATO, Comentarios,
2002, p. 705; NAVEIRA, RDP 2002, p.
403.
[77] NAVEIRA, RDP
2003, p. 404; PEÑA LOPEZ, La culpabilidad,
2002, p. 227; REGLERO, Tratado, 2002,
p. 62.
[78] Cfr. NAVEIRA, RDM
2002, pp. 403 ss., con cita de doctrina italiana y francesa.
[79] NAVEIRA, RDM
2002, p. 407. Los conceptos de «reglas de propiedad» y «reglas de
responsabilidad» se utilizan en el sentido dado por CALABRESI y MELAMED (ADC 1997-1, p. 191).
[80] Cfr. NAVEIRA, RDM
2002, p. 407.
[81] Cfr. REGLERO, Tratado
[2002], p. 524.
[82] Cfr. REGLERO, Comentarios
CCCF, XXV.2 [1994], pp. 312 ss.
[83] Las otras causas son la señaladas en el aptdo. 1.a)
que se refiere a la contravención de lo en los apartados 1 y 2 del artículo 3 y
en el artículo 5 de la propia LM, que se refieren, respectivamente, a las
personas legitimadas para obtener el registro de marca, y a las prohibiciones
absolutas para ese registro.
[84] En contra,
MARCO, CCJC 53 (2000), pp. 561
s.
[85] «La indemnización de daños y perjuicios que otorga el
artículo 36 b) de la Ley de Marcas, pero que, con carácter más general conceden
los artículos 1101 y siguientes del Código Civil y especialmente para
arrendador y arrendatario el art. 1556 del mismo Cuerpo Legal, supone dentro de
este proceso, tal y como se determina por la demanda, «petitum» y
congruentemente del fallo. Al estimarse la pretensión principal, que postula el
derecho del actor a la titularidad de la marca, queda legitimado para solicitar,
tanto la petición de la indemnización de los daños y perjuicios, como toda
cesación de los actos vulneradores de su derecho, porque todas las medidas
señaladas tienden a la restauración del orden perturbado».
[86] Aunque, como se ha señalado, esta previsión no es
acertada, pues desde la promulgación de la Constitución en 1978, no existe en
nuestro país jurisdicciones especiales, salvo lo previsto para la jurisdicción
militar, imperando el principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE)
(ALCAIDE, La protección [2003], p.
46, y autores que cita.
[87] ALCAIDE, La
protección [2003], pp. 53 y s., y autores que cita.
[88] Aunque, como se ha señalado, es posible que el titular de la marca carezca de legitimación, lo que
sucederá en los casos de agotamiento del derecho de marca y sus limitaciones
(arts. 36 y 37 LM) (GARCIA
LUENGO, Comentarios [2003], p. 618).
[89] Con ello, y aun cuando nada les obligue a comparecer
en la parte actora del litigio, «se entienden cumplidas las exigencias
impuestas por el art. 24 CE, toda vez que, según doctrina del propio Tribunal
Constitucional, las resoluciones dictadas inaudita parte, no causan indefensión
cuando se produce por «incomparecencia por voluntad expresa o tácita de la
parte o por negligencia a ella imputable» (ALCAIDE, La protección jurisdiccional [2003] p. 152).
[90] ALCAIDE, La protección jurisdiccional (2003) p. 153, y autores que cita
[91] «… en ningún
caso dispone la Ley que la notificación sea previa, ni que se acredite de modo
fehaciente antes de demandar; muy al contrario, el precepto habla de notificar
“la acción emprendida” y el comunero tiene la facultad de sumarse o no a dicha
acción, sin que pueda obligársele a hacerlo».
[92] Cfr. CARBAJO, CCJC
54 (2000), p. 1140 (sobre derecho de patentes).
[93] Por cierto, que la
mención a la sumisión a arbitraje «si fuere posible» del art. 40 LM no se entiende
muy bien y seguramente esté de más. El arbitraje al que se refiere el art. 28
LM, afecta exclusivamente al procedimiento para el registro de una
marca, limitándose su objeto a las
prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la
propia Ley. Pero las acciones por violación del derecho de marca de los arts.
40 y ss. LM tienen por objeto materias que pertenecen a la libre disposición de
las partes. Por ello, la fórmula arbitral del art. 40 LM Parece más la expresión de un deseo o una
invitación que el contenido de una norma jurídica. Puesto que si esa
posibilidad se refiere a la arbitrabilidad de las controversias que puedan
surgir en materia de violación del derecho de marca (y, en general, de los
derechos de uso exclusivo de propiedad industrial), habida cuenta de que nos
hallamos en un ámbito de derechos patrimoniales disponibles es evidente que,
mediante el correspondiente convenio arbitral (en su modalidad de compromiso)
(art. 5 LA), no hay nada que impida a las partes someter a arbitraje las
cuestiones litigiosas que surjan entre ellas en este ámbito (arts. 1 y 2 LA).
[94] «Marca “notoriamente conocida” en España en el sentido
del artículo 6 bis del Convenio de París».
[95] En contra, GARCIA LUENGO, Comentarios (2003), p. 618.
[96] Como ha señalado RONCERO, la solución de la Ley
española difiere en este punto de la de otros ordenamientos europeos y del
propio RMC, ocupando una postura intermedia entre los que reconocen
legitimación únicamente al licenciatario en exclusiva y aquellos otros que
otorgan la legitimación directa a cualquier licenciatario, con independencia de
su carácter exclusivo o no (RONCERO, El
contrato, p. 256).
[97] V. STS de 28 septiembre 2001 [RJ 8718]; caso “Bacardí”.
[98] Sobre la cuestión, v.
REGLERO, Tratado (2002), pp. 145 ss.
[99] MUERZA, Aspectos
procesales (1997), pp. 57 y s.; ALCAIDE, La protección jurisdiccional (2003), p. 162.
[100] V. MARTIN
ARESTI, La licencia (1997), p. 77;
RONCERO, El contrato (1997), p. 262;
ALCAIDE, La protección jurisdiccional
(2003), pp. 170 y s.
[101] Sobre esto, v.
ALCAIDE, La protección jurisdiccional
(2003), pp. 68 y s.
[102] Sobre la cuestión, v.
CALDERON/JUAN, Tribunales de Justicia
10/1997, p. 971; CUCARELLA, El proceso civil
(1999), pp. 119 ss.
[103] V.
Auto del Pleno del TC de 26 octubre 1993
[104] SSTS de 28 enero 1994 (RJ 572) y 2 diciembre 1989 (RJ
8792).
[105] En materia de marca comunitaria, el art. 93.2 del
Reglamento en esta materia señala como fuero de último grado en estos casos el
del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante.
[106] Sobre las razones de esta situación y sobre la
necesidad de órganos jurisdiccionales especializados, v. ALCAIDE, La protección jurisdiccional (2003), pp.
71 ss.
[107] Como se sabe, la conversión en euros de las cantidades
señaladas en pesetas por la redacción original de la LEC se llevó a cabo por el
RD 1417/2001, de 17 diciembre.